阿里巴巴專利攻台 電子商務圈剉咧等 - 專利

感謝指正

抱歉我之前文章應該沒有說清楚

我的意思應該是

一 就商業方法可否單獨申請專利，2010年6月28日美國最高法院公告Bilski v. Kappos

案判決結果，九位大法官一致認為Bilski案主張發明依法不得授予專利。結果雖符

合一般預期，但其法理分析卻分為兩派，最終以5：4的比數作成結論：美國專利法

35 USC 101條文並未全面否定授予商業方法專利的可能性，但Bilski主張發明屬抽

象概念，無法准予專利。所以單純的商業方法應屬抽象概念，無法申請專利，必須

要符合35 USC 101條文，符合各項要件之方法（process）、機器、製品、物之組

合四類發明可獲專利。即M-or-T判斷標準（machine or transformation test）

二 如果商業方法通過M-or-T判斷標準（machine or transformation test），那接

下來有關新穎或非顯而非顯易知性的判斷，就是以它所使用的machine or

transformation，

而依據美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）所發展出的「教導、建議（或譯為啟示）

及動機」判斷法則（Teaching、Suggestion、Motivation，TSM），Amazon的

"1-click"其所使用之客戶識別碼及Cookie，均是發明當時已存在之先前技術，

Amazon不過是將其結合起來並轉化為"1-click"交易模式使用，任何一個稍微具

有想像力的程式設計師，均可輕易地完成該技術，惟因當時CAFC及USPTO對於

「非顯而易知性」之判斷係採取TSM法則，因此在沒有任何文獻提供「動機」

或「建議」情況下，而使得"1-click"輕易地通過「非顯而易知性」之審查

而獲得專利。

這也就是你說的前案檢索問題


三 如上所述，由於多年來美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）一向秉持所謂的TSM法則來檢驗

各項發明是否具有『非顯而易知性』，因而導致實務上USPTO均會嚴格要求必須在有

「清楚明白的事實證據」下證明「所屬技術領域之通常知識者」（PHOSITA）在先前

技術明顯教導及建議下，並據以產生結合的動機，方得否認其「非顯而易知性」。

此一標準明顯地阻擋了大量「事後諸葛」的觀點，但也使得審查人員及異議者在難

以取得清楚明白事實證據前提下，而無法否認各項發明之『非顯而易知性』，並使

得專利取得的門檻降低，專利權的撤銷亦相對艱難。而學者Allison與Lemley的研究

報告即顯示，在USPTO所核准的電腦軟體專利中，約有46%是無效的，可見得TSM法

則對於美國電腦軟體專利素質的重大影響 。

而此一判斷原則卻於2007年，由美國聯邦最高法院在KSR v. TELEFLEX一案中所

推翻。在該判決中，最高法院重申了1966年Graham v. John Deere Co.一案所建

立的Graham法則，並且認為CAFC在解釋該法則時，犯了以下幾點錯誤 ：

I. 限制法院及審查者僅能就發明者所欲解決之問題進行審查；
II. 假設「所屬技術領域之通常知識者」（PHOSITA）僅會利用先前技術中之元件解決相同之問題；
III. 認為「顯而易知地會去嘗試」（obvious to try）並不當然地具有「顯而易知性」；
IV. 過分地強調「後見之明的偏見 (hindsight bias)」之風險，而使用嚴格的防制規範，而拒絕運用常識（common sense）的機會。

最高法院乃特別強調，在以結合先前技術元件為基礎的發明，是否准予專利，需要特別的謹慎小心，必須考量各項因素加以判斷是否屬『顯而易知』。最高法院也再次重申，發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，即為顯而易見的技術 。最高法院亦舉出了三個判決以闡釋Graham法則：

I. 在 United States v. Adams一案中，法院確認了當一專利請求項中將一先前技術已知架構中之元件代換為該領域中已知之其他元件（the mere substitution of one element for another know in the field），此一結合必須有產生超出一般預期之結果，方為有效。
II. 在Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.一案中，法院認為：將二個已知元件（pre-existing elements）之結合，並不會與其分別地、順序性的操作有何不同。
III. 在Sakraida v. AG Pro, Inc.一案中，法院認為：當一專利將一舊有之元件及其已知功能之安排未超出可預期之結果時，該結合即具有「顯而易知」性。

最高法院乃強調，當一作品是努力即可獲得的，創新獎勵或其他市場力量自會給予改變的動機，不論是在相同或不同的的領域。如果「所屬技術領域之通常知識者」（PHOSITA）可實現一可預期之改變時，則依據美國專利法第103條之規定，應不可給予專利保護。同樣的理由，如果一個技術是備用於對一裝置之改進，而「所屬技術領域之通常知識者」（PHOSITA）亦可將其用於其他類似裝置之改進時，除非他的實際運用超過「所屬技術領域之通常知識者」之技術，否則即應被視為具有「顯而易知性」 。

要言之，最高法院在KSR案中關於「顯而易知性」的判斷標準又回到Graham一案中的標準，即：

I. 確定背景技術的範圍與內容
II. 確定背景技術與申請專利範圍的差異
III. 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有普通知識者的技術水準。
IV. 諸如商業成功之類的輔助判斷因素亦可以納入其中

最高法院雖不否認TSM法則在協助審查人員客觀判斷一發明之非顯而易見的標準，但亦特別強調TSM法則並非唯一的標準，法院仍應就各種面向來檢驗是否具有「顯而易見」性，特別利用是與Graham一案相一致的功能法則（functional approach） 。

可以想見的是，Amazon的"1-click"技術若適用最高法院在KSR一案所揭櫫的原則，其將甚難取得專利。蓋其所使用的"1-click"技術，乃係對於先前技術（購物車模式）的改良，而其使用Client端的Cookie元件來取代Server端的Session元件，亦未超出可預期的結果，乃屬「顯而易知」的技術，自不符合美國專利法第103條之規定要件，而得取得專利。
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結論就是:如果僅是以你所謂的前案檢索來判斷該專利是否新穎性、非顯而易見性，就會

出現像1-click或MAC的改變進度條顯示這種荒謬的專利出來，因為只要沒有前案可循，

就會被認為具有新穎性或非顯而易見性，所以才會有學者主張要回到Graham一案中的標

準，以申請專利之發明所屬技術領域中具有普通知識者的技術水準來判斷是否具有超越

可預期性，而不應侷限在前案檢索這個範疇而已


※ 引述《jaremy ( )》之銘言：
: 1.如果針對特定申請案進行前案檢索而發現存在影響其新穎性、非顯而易見性的現有技術
: 則表示此特定申請案可能不具備新穎性、非顯而易見性，跟此特定申請案是不是商業方法
: 、軟體專利或演算法專利無關。
: 2.如果特定申請案是商業方法、軟體專利或演算法專利，在進行前案檢索而沒有發現存在
: 影響其新穎性、非顯而易見性的現有技術時，在美國OA實務上只會用101核駁而不會用102
: 、103來核駁。
: 3.至於你說"連帶地就會影響到你所使用的審查標準"，這件事情的前提也必須建立在"進行
: 前案檢索而發現存在影響其新穎性、非顯而易見性的現有技術"的事實之上，如果沒有則是
: 我第2點的看法，如果有則是我第1點的看法。
: 4.以上三點是我在推文中所述"專利是否具有新穎性、非顯而易見性跟是不是商業方
: 法、軟體方法或演算法沒有關係"的理由。
: 5.你引用的審查基準好像是在討論發明之定義的申請標的是否符合發明之定義，跟新穎性
: 、非顯而易見性沒有關係。
: 6.台灣目前OA實務上針對特定申請案是商業方法、軟體專利或演算法專利，我遇過審查委
: 員直接用專利法第21條"發明，指利用自然法則之技術思想之創作。"來核駁，而沒有另提
: 供此特定申請案是否具有新穎性或進步性的其他審查意見。
: 以上意見請不吝指教
: ※ 引述《treasurehill (寶藏巖公社及資源應用上)》之銘言：
: : 其實我對於電子商務能否通過台灣專利審查一直抱持著懷疑的觀點
: : 因為電子商務的專利大多涉及商業模式或軟體運作的問題
: : 是一種利用軟體程式的運作來達成簡化或促進交易的行為
: : 能否符合「非顯而易知性」 實在很令人存疑
: : 譬如說 Amazon最有名的"1-click"專利
: : 就是改進了傳統購物車所使用的Cookie技術
: : 於用者登入了Amazon的系統後，Server端的資料庫則會為此使用者建立一識別碼
: : 用以區別其他使用者，並使得系統得以該識別碼取得該使用這儲存於資料庫中的
: : 個人資訊（包含姓名、信用卡號、聯絡方式等等），而該識別碼亦會儲存於Client
: : 端的電腦，當消費者下次再登入系統，Client端的電腦便會以該識別碼與Server
: : 端溝通，使得Server端知道是哪一位消費者與之交易。
: : 而"1-click"的技術特別點就在於，當消費者於Amazon網站上挑選商品時，其商品
: : 資訊並不直接存入Server端，而是以Cookie的方式暫存於Client端（請求項6：
: : add-to-shopping-cart action），等到消費者按下「購買」鍵後，Client端系
: : 統才會將該商品資訊及客戶識別碼一併傳送至Server端（請求項6：shopping
: : cart ordering component），而由Server端接收該交易訊息（請求項9：
: : receiving component），並依據該信息中之客戶識別碼自資料庫取得完成該交
: : 易所需之客戶資訊，並將該資訊填入訂單中（請求項9：order placement
: : component），以完成該筆交易（請求項9：order fulfillment component）。
: : 從程式撰寫觀點來看 這種專利請求項的內容不過是一種演算法
: : 或商業交易模式
: : 實在不具有何新穎性
: : 但是因為之前沒有人實做過
: : Amazon是第一個 所以他取得了USPTO的專利許可
: : 壟斷了整個市場 阻擾了其他競爭者
: : 因而導致眾多的批評 認為USPTO對於軟體專利的審核過於浮濫
: : 阻礙市場競爭
: : 我是不太清楚國內軟體專利取得許可的現況
: : 但是若以Amazon的此一專利內容來看
: : 電子商務的商業交易模式或操作方法要申請專利
: : 似乎還有一大段障礙要克服
: : 不知各位看法如何?
: : 護
: : 1

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