自動化系統廠商ABB向CML提起「確認之訴」 - 專利

來源:http://bit.ly/2hWaen1

壹、前言
本案的狀況是ABB在德拉瓦州地區法院對Certified Measurement(簡稱CML)提起確認之訴
(如表一所列)，認為CML準備向法院控告ABB侵權提出的US5,828,751A、US6,282,648B1、
US6,289,453B1，以及US8,549,310B2等四件專利中部份是無效的，而部份即便是有效，
ABB自家產品也沒有侵害其專利權。

表一、專利訴訟案件基本資訊

貳、兩造間的互動
ABB是一家總部在瑞士蘇黎世的大型跨國公司，員工人數超過十萬人，經營範圍包括機器人
、電機、能源與自動化控制等領域，也是電力和自動化技術領域的領導廠商，提供產業全
方位優化流程、控制、測量及保護的應用，提高產業的生產力、增加電網的可靠性及強化
能源的效率性。ABB市場遍佈全球，但一半以上的營收來自歐洲市場。1988年也在台灣成立
分公司艾波比股份有限公司，關鍵技術包括控制、傳動設備、企業軟體、儀器、低壓產品
、馬達、機器人和渦輪增壓器。

CML則是一家隸屬於Walker Innovation Inc.(前身是Patent Properties Inc.)專利授權公
司，也就是所謂的「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity，簡稱NPE)，主要聚焦
在消費性產品、電子商務、軟體、能源與網路化等相關應用。

ABB之所以會對CML提起確認之訴，主要原因是CML在2015年1月6日寄出專利侵權警告信函給
ABB，並在其中指出其具備系統監控和資料擷取功能系統，包括RTU 560(可介接各種網路標
準支援通訊需求、資料儲存與維運管理等功能)與MicroSCADA ProSys 600C(支援對一台以
上設備進行即時監控，主要應用在輸配電環境中)，以及裝載SGL(瓦斯偵測功能)、FC650/O
(煙霧偵測功能)與FC600/BREL(偵測器底座)等火災偵測相關系統模組的KNX安全操控板GM/A
8.1的設備都已經直接或間接侵害到CML的專利權。因此，ABB為了在進行專利訴訟之前先主
動迎擊CML以取得訴訟主動權，率而先向法院針對CML在警告信函中所述專利提出確認之訴
，請求法院確認專利是否無效、不侵權，或是對ABB不具執行力。

參、本案涉及的系爭專利
本案中CML認為ABB已侵害到US5,828,751A、US6,282,648B1、US6,289,453B1，
以及US8,549,310B2等四件專利。但進一步將與系爭專利其間存在技術分割、延續或可相互
組合使用等等關係的專利進行綜整分析後可以知道CML這次提出來的專利技術主要著重在加
密機制或程序，特別是應用到授權碼產製與資料面加密動作兩大應用分支(如圖二)，再進
一步透過關連關係分群後，這些專利可分為兩大群組，由US5,828,751A導引出來在通訊程
序中使用的加密機制(即黃色節點)，第二群則是將資料加密技術應用於特殊用途的遊戲裝
置上(即藍色節點)，尤其從US8,092,224B2開始轉趨應用到醫療領域使用的相關系統。

以前述兩大技術群組為基礎並分析四件系爭專利第一權利項內容、重要圖示，以及主要的
技術屬性可以大致瞭解(如表二)。整體來看，前言與元素保護範圍圍繞在感測器、時間產
生器、運算裝置、輸出裝置，以及一個防篡改方法或裝置共構出來的加密機制。技術群組
一主要技術特徵係用於支援封包資料網路上不同實體間驗證授權的安全機制，主要創新點
在感測器(8)、週期產生器(20)與運算裝置組構成的機制。技術群組二主要技術特徵則是將
防篡改機制設計成電路形式並加以封裝保護，主要創新點在加密處理器(10)、記憶體(40)
、隨機數字產生器(18)，以及輸出裝置(100)組構成的機制。

表二、CML專利在第一權利項內容

本案系爭專利還涉及到其他四個案件(如表三)，兩件也是針對相同的系爭專利提起確認之
訴，一件已駁回，另一件(即1:15-cv-00072)則進入釋義聽證階段。另外兩件則是CML提出
的侵權訴訟，一件已駁回，另一件(即1:16-cv-01158)則剛剛指定給法官Christopher J.
Burke聽取和解決所有審前事項，直至並包括解決案件訴訟的動議，以及任何進一步要求的
法院命令。

另外，比較需要注意的是進入釋義聽證階段的案件。ALSTOM Grid要求釋義的對象主要是以
US5,828,751A為重點，尤其是「防篡改相關字義」(包括tamper resistance means、
resistant tampering與tamper-resistant manner，屬於手段功能用語的寫法)與「增強的
量測結果」(包括augmented measurement與at least a portion of the augmented measurement)
兩群字詞的實際意義，其他還有「可驗證測量結果」(即certifiable measurement)、
「加密動作」(即cryptographic operation)、「運算裝置」(即computing device)、
「感測器」(即sensor)、「量測實體」(即physical measurement)，以及權利項中用於位
置或信號來源的形容詞(包括external與internal)等等存有疑義的寫法作說明。而CML則以
專利說明書相關內容，以及專利審查歷程中回覆審查人員的相關資料作說明。不過，從目
前訴訟進行的狀況來看，還沒有看到法官針對雙方提出的說法的最後裁示。而且，從2016
年11月11日的STIPULATION TO STAY的原因來看，雙方已經決定朝和解方向進行，目前正在
商議和解協議的內容。

肆、結論
在本案中，ABB向德拉瓦州地區法院提起確認不侵權訴訟攻擊CML意欲行使其專利權的動作
。但是，在訴狀中並未像 《輸送機械自動化設備廠商MagneMotion向Rockwell Automation
提起「確認之訴」》一案在訴狀中即明確說明為什麼準備提出專利侵權訴訟的一方所提系
爭專利應該無效、不侵權，或是對ABB不具執行力的相關說明或證據。

不過，透過確認之訴來反守為攻，把遭到侵權警告與訴訟的恐懼陰影明朗化，除了主動挑
戰專利(權)效力從而對NPE施加更多壓力，靈活地從專利無效、無法實施或不侵權三個角度
反撃，也能為自己爭取更多後續進入雙方爭訟階段之前所需的回應策略佈署時間，為日後
保留更多和解的彈性。一直到2015年12月04日，雙方經談判後已經撤銷本案
(Stipulation of Dismissal with Prejudice)。

另外，屬於消費性產品、電子商務、軟體、能源與網路化等相關應用廠商也需要加以關注
ALSTOM Grid與CML間進行釋義聽證的初步結果，進一步從中瞭解本案系爭專利在權利項上
的實質保護的技術範疇，也能從中瞭解相關內容潛藏的疑義或問題，以便從其經驗中找出
一些可以攻錯的他山之石，作為日後面臨可能的專利訴訟威脅預先作準備。


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