美國子案與台灣優先權母案內容不同... - 專利

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By Mary
at 2014-01-09T19:59

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各位前輩好,小弟最近工作上遇到一個問題。

問了幾家事務所,目前還在等美國代理人回覆,

想問問有沒有大大剛好有實務經驗。


敝公司的美國案收到OA,這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。

本案就我處理過的案件來說算是不好答辯,因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD

後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向,決定將說明書中的特徵A加入Claim 1,

才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz,只有一個圖式勉強可以支持。

而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。


綜上所述,是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由,

將母案的這一段敘述補到英文稿中,而不會產生new matter的問題?

之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。

現在想來格外有fu啊,這個案子的中英文稿我跟同事都看過,

看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同,

但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術,這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~)

最後成為關鍵的特徵A,居然是當初改寫時被漏掉的小技術。

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All Comments

Anthony avatar
By Anthony
at 2014-01-10T21:33
我記得美國最鬆 應該是可以
George avatar
By George
at 2014-01-13T01:24
還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行
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By Gilbert
at 2014-01-13T13:02
如果特徵點是會被漏掉的小技術 最後拿到的保護範圍...
Hedda avatar
By Hedda
at 2014-01-15T12:38
雖是不起眼的小結構,卻能突破進步性,給答辯理由書著力點
Lauren avatar
By Lauren
at 2014-01-19T22:36
若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟
端可能會被當成是主要爭點...(  ̄ c ̄)y▂ξ
George avatar
By George
at 2014-01-21T17:59
代理人的答覆與P大所說類似,請參考37 C.F.R 1.57(a)
Connor avatar
By Connor
at 2014-01-23T20:28
要是最嚴格的來看,是不行的
Callum avatar
By Callum
at 2014-01-24T14:35
要能加入的"STF"內容,只有美國專利申請案為母案
Damian avatar
By Damian
at 2014-01-28T08:43
國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的
Robert avatar
By Robert
at 2014-02-02T03:41
請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2014-02-03T08:16
使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容
就被稱為"Essential Material"
Necoo avatar
By Necoo
at 2014-02-06T05:54
當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案,
這就是最後的方法,因為審查委員很少實際去看= =

專利法三讀修法 強化邊境保護制

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By Elvira
at 2014-01-04T23:52
由於現行專利法未明文規定管制侵害專利物之進口,立法院院會昨日三讀修法通過,未來 我國專利權人可申請海關扣押有侵權之虞的進口物,以強化專利邊境保護制度。 提案修法的國民黨立委李貴敏表示,新法可強化我國專利邊境保護措施,讓我國廠商在可 與國外競爭業者抗衡,有機會取得專利權訴訟的平衡依據,而不易將其辛苦經營的成果 ...

關於用特性界定組成物的請求項

Quintina avatar
By Quintina
at 2014-01-04T09:54
※ 引述《ricksure02 (保密)》之銘言: : 小弟才剛進入專利工程師這一行沒多久 : 想向各位大大們請教有關特性界定化學組成物造成不明確的答辯方式 : 以下文有點長 : ----------[文長分格線]----------- : 本案請求項係一種樹脂組成物, : 其特徵為:以150℃加熱1小時後, ...

加速技術報告的時程

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By Zenobia
at 2014-01-03T17:42
※ 引述《mystage (亭)》之銘言: : 各位前輩大家好, : 請問一下我送件申請技術報告了, : 聽說分案通常需要花到三個星期,這部份符合大家的經驗嗎?? : 另外,我如果打電話去關心技術報告申請案的進度會不會不禮貌?? : 有沒有加速的作用呢?? : 以及有更進一步的他人商業侵害的文件與證據,需不需 ...

Asus與Samsung的專利

Robert avatar
By Robert
at 2014-01-02T21:51
請問一下, 小弟在檢索USPTO時,有注意到如下兩份專利, ASUS: US D678,287 S -andgt; http://ppt.cc/5r~n Samsung: US D685,774 S -andgt; http://ppt.cc/OkMq ASUS的Claim主要是針對電子裝置的外觀做專利 ...

有關美國專利檢索

Erin avatar
By Erin
at 2014-01-01T17:00
各位前輩好,小弟最近在處理一個有關影像辨識來讓患者自己在家復健的專利,老師要我搜尋美國之前有無類似專利,但我在webpat 遲遲找不到類似的……小弟第一次處理專利的東西,還懇請大大提供一些關鍵字給小弟搜尋!感謝! -- Sent from my Android - ...