美國子案與台灣優先權母案內容不同... - 專利

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各位前輩好,小弟最近工作上遇到一個問題。

問了幾家事務所,目前還在等美國代理人回覆,

想問問有沒有大大剛好有實務經驗。


敝公司的美國案收到OA,這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。

本案就我處理過的案件來說算是不好答辯,因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD

後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向,決定將說明書中的特徵A加入Claim 1,

才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz,只有一個圖式勉強可以支持。

而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。


綜上所述,是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由,

將母案的這一段敘述補到英文稿中,而不會產生new matter的問題?

之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。

現在想來格外有fu啊,這個案子的中英文稿我跟同事都看過,

看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同,

但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術,這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~)

最後成為關鍵的特徵A,居然是當初改寫時被漏掉的小技術。

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All Comments

Anthony avatarAnthony2014-01-10
我記得美國最鬆 應該是可以
George avatarGeorge2014-01-13
還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行
Gilbert avatarGilbert2014-01-13
如果特徵點是會被漏掉的小技術 最後拿到的保護範圍...
Hedda avatarHedda2014-01-15
雖是不起眼的小結構,卻能突破進步性,給答辯理由書著力點
Lauren avatarLauren2014-01-19
若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟
端可能會被當成是主要爭點...(  ̄ c ̄)y▂ξ
George avatarGeorge2014-01-21
代理人的答覆與P大所說類似,請參考37 C.F.R 1.57(a)
Connor avatarConnor2014-01-23
要是最嚴格的來看,是不行的
Callum avatarCallum2014-01-24
要能加入的"STF"內容,只有美國專利申請案為母案
Damian avatarDamian2014-01-28
國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的
Robert avatarRobert2014-02-02
請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"
Suhail Hany avatarSuhail Hany2014-02-03
使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容
就被稱為"Essential Material"
Necoo avatarNecoo2014-02-06
當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案,
這就是最後的方法,因為審查委員很少實際去看= =