有誰寫過reach through claims嗎? - 專利
By Mason
at 2015-07-20T18:52
at 2015-07-20T18:52
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※ 引述《lili ()》之銘言:
: 雖然這裡用的例子是出自我國審查基準,
: 不過他的內涵和USPTO出的Written Description Training Materials的
: 例子17基本上相同。
: 所以這裡寫的不是我個人的意見,是USPTO跟審查官說這種請求項可以這樣駁的。
: 訓練教材請見:http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/menu/written.pdf
: 除非客戶強力要求又無法溝通,我才會勉強寫reach through claims,
我原意是想講台灣事務所的 reach through claims 很容易發生 112(d)的問題
因為大多都是從中文(台灣母案)的獨立項邏輯思維去翻譯
但我剛剛又看了一次您的原文,有個前提是"說明書未揭示任何受體X活化劑",
在這樣的前提下,自然會發生 112(a)的問題,我修改一下我的原文,免得產生誤會
: 但在我極有限的經驗中,是沒遇過美國審查官用您說的112IV來駁的。
: 您說的沒錯,在程序審時,請求項2常常(還不必然)是以附屬項的形式來計費,
: 不過在實體審查時,審查官不會受到收費方式的拘束。
: 所以我沒遇過「因為沒付獨立項超項費,審查官就把這種請求項視為附屬項,
: 而駁附屬項沒包含獨立項全部特徵」的情形。
112(d)講的是附屬項的規定,我剛找了一下,沒找到112(d)的核駁,
但有一件類似的OA可以私訊給您案號,審委是用 112(b)核駁的
台灣說明書的"引用式獨立項"一翻譯成美專,如果撰稿工程師邏輯層次不好,
很容易出問題。
美專的審查委員會把本意是獨立項(因為台灣案是獨立項)視為附屬項,
然後核駁該附屬項,要求改為獨立項,經驗稍淺的工程師反而會覺得莫名其妙
認為本來是獨立項的東西,為什麼還會被要求改為獨立項...這個其實在
當初申請的時候可以避免的
另外,我不是很懂您所說的『駁附屬項沒包含獨立項全部特徵』,可能您寫反了
: ※ 引述《eedavid (David)》之銘言:
: : 美國部份我的看法有些不同,我個人認為比較不是 112(a)的問題,而是112(IV)
>>> 修正我的原文,避免產生誤會
: : "引用性獨立項",但是對於美國專利來說,37 CFR 1.75規定附屬項的要件十分地寬鬆
: : ,只要任何後面的claim有查閱(refer to)前項claim的意思與內容,則都可以被解讀
: : 為附屬項。
: : 也就是原文的Claim 2可能會被解讀成Claim 1的附屬項 (之前會用這招幫客戶省錢)
: : 至於為啥可能遭遇 112(IV)是因為Claim 2 可能沒有符合附屬項的要件
: : (從原文例子無法得知)
: : Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain
: : a reference to a claim previously set forth and then specify a further
: : limitation of the subject matter claimed.
: : A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference
: : all the limitations of the claim to which it refers.
: : 至於怎麼樣才能符合附屬項要件避免112,可以參照 MPEP 608.01(n)
: : 我之前有寫過一篇文章跟這個有些關係,歡迎大家去看一下,若有錯誤也請指導一下
: : 感謝!
: : http://www.msipo.com/node/9
--
: 雖然這裡用的例子是出自我國審查基準,
: 不過他的內涵和USPTO出的Written Description Training Materials的
: 例子17基本上相同。
: 所以這裡寫的不是我個人的意見,是USPTO跟審查官說這種請求項可以這樣駁的。
: 訓練教材請見:http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/menu/written.pdf
: 除非客戶強力要求又無法溝通,我才會勉強寫reach through claims,
我原意是想講台灣事務所的 reach through claims 很容易發生 112(d)的問題
因為大多都是從中文(台灣母案)的獨立項邏輯思維去翻譯
但我剛剛又看了一次您的原文,有個前提是"說明書未揭示任何受體X活化劑",
在這樣的前提下,自然會發生 112(a)的問題,我修改一下我的原文,免得產生誤會
: 但在我極有限的經驗中,是沒遇過美國審查官用您說的112IV來駁的。
: 您說的沒錯,在程序審時,請求項2常常(還不必然)是以附屬項的形式來計費,
: 不過在實體審查時,審查官不會受到收費方式的拘束。
: 所以我沒遇過「因為沒付獨立項超項費,審查官就把這種請求項視為附屬項,
: 而駁附屬項沒包含獨立項全部特徵」的情形。
112(d)講的是附屬項的規定,我剛找了一下,沒找到112(d)的核駁,
但有一件類似的OA可以私訊給您案號,審委是用 112(b)核駁的
台灣說明書的"引用式獨立項"一翻譯成美專,如果撰稿工程師邏輯層次不好,
很容易出問題。
美專的審查委員會把本意是獨立項(因為台灣案是獨立項)視為附屬項,
然後核駁該附屬項,要求改為獨立項,經驗稍淺的工程師反而會覺得莫名其妙
認為本來是獨立項的東西,為什麼還會被要求改為獨立項...這個其實在
當初申請的時候可以避免的
另外,我不是很懂您所說的『駁附屬項沒包含獨立項全部特徵』,可能您寫反了
: ※ 引述《eedavid (David)》之銘言:
: : 美國部份我的看法有些不同,我個人認為比較不是 112(a)的問題,而是112(IV)
>>> 修正我的原文,避免產生誤會
: : "引用性獨立項",但是對於美國專利來說,37 CFR 1.75規定附屬項的要件十分地寬鬆
: : ,只要任何後面的claim有查閱(refer to)前項claim的意思與內容,則都可以被解讀
: : 為附屬項。
: : 也就是原文的Claim 2可能會被解讀成Claim 1的附屬項 (之前會用這招幫客戶省錢)
: : 至於為啥可能遭遇 112(IV)是因為Claim 2 可能沒有符合附屬項的要件
: : (從原文例子無法得知)
: : Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain
: : a reference to a claim previously set forth and then specify a further
: : limitation of the subject matter claimed.
: : A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference
: : all the limitations of the claim to which it refers.
: : 至於怎麼樣才能符合附屬項要件避免112,可以參照 MPEP 608.01(n)
: : 我之前有寫過一篇文章跟這個有些關係,歡迎大家去看一下,若有錯誤也請指導一下
: : 感謝!
: : http://www.msipo.com/node/9
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By James
at 2015-07-20T21:36
at 2015-07-20T21:36
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