抽象概念不具101條可專利性：RecogniCorp - 專利

【情報】抽象概念不具101條可專利性：RecogniCorp v. Nintendo

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從RecogniCorp v. Nintendo案來看，
若一項發明結合多種抽象概念，並不會使其具101條可專利性。

依據美專利法第101 條（35 U.S.C. § 101）說明：
「任何人士發明或發現一新穎而具實效之方法、機器、製品或組合，
或新穎而具實效之改良成果，皆可獲得專利。」對此
，美國聯邦最高法院建立了自然法則（laws of nature）、
自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）
為不可專利標的之認定原則，以避免作為創新建構基礎之基本科學原理、
概念或商業施作方法受到專利壟斷，而阻礙創新活動。

自最高法院於2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v.
CLS Bank International et al.（134 S. Ct. 2347, 2355, 2014）案判決中，
裁定將前述抽象概念等單純應用至電腦之發明概念，不具101條可專利性。
該案判決，說明一項發明標的是否具可專利性，
主要透過2012年Mayo Collaborative Services. V.
Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct. 1289, 1298）建立的
兩步驟分析方法來判定：

（一）判定系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念；
（二）判定前述專利中是否存在足以確保整體專利成果「顯著大於」
前述不可專利標的之發明概念（an inventive concept sufficient
to ensure that the patent in practice amounts to significantly
more than a patent upon the ineligible concept itself），
並可將所涉自然法則或抽象概念等，轉化為一可專利標的。

2017年4月28日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）發布RecogniCorp, LLC v.
Nintendo Co., Ltd.（2016-1499）上訴案合議庭判決，維持一審結果
，裁定原告專利授權公司RecogniCorp持有的美國專利編號8,005,303，
因發明標的涉及抽象概念而無效。

一、本案概述
303專利名稱為「用於影像資料編碼與解碼的方法與裝置」
（Method and apparatus for encoding/decoding image data），
專利發明主張一種使用複數圖像檔案，來建構臉部圖像的方法和裝置，
其中使用一數學公式介面，對多種格式類別的圖像檔案進行編碼來傳輸圖像，
並在接收時對圖像進行解碼。

美國一家專利授權公司RecogniCorp，2011年控告日本遊戲大廠任天堂Wii遊戲
機中的大頭圖像軟體程式Mii（參見圖一）允許使用者自行選用臉部特徵
（如眼睛、眉毛、鼻子等）來建立個人帳號大頭圖像，故侵犯前述專利，
並要求侵權賠償。本案背景及訴訟當事人資訊，可參考產業資訊室文章「
專利授權公司RecogniCorp控告任天堂Wii專利侵權」：
（http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A011.htm）。

一審中，奧勒岡州聯邦地方法院簡易判決認定303專利因涉及圖像檔案
「編碼及解碼」此一抽象概念而無效，RecogniCorp選擇上訴。
CAFC合議庭依據2014年最高法院Alice案判決所述兩步驟分析方法，認為：

（一）第一步驟分析結果，303專利所主張之圖像檔案解編碼方法，
實際上僅為使用一種數學公式，加上電腦計算機做為實施工具，
來進行一般編解碼動作以及圖像檔案格式轉換，而編解碼此一動作，
已長期存在並普遍使用於資訊傳輸上，就好比摩斯代碼、
餐廳裡使用餐點代號系統來點餐、以及美國獨立戰爭英雄
Paul Revere "One if by land, two if by sea" 典故
（教堂上掛一盞燈表示英軍從陸上，兩盞燈表示從海上攻來）情形一樣。

（二）數學公式也是抽象概念，將一個抽象概念（數學公式）套用
在另一個抽象概念（編解碼動作）上，並不會改變或去除其抽象本質；

（三）第二步驟分析結果，303專利請求項內容，僅由編解碼數學公式、
技術方案前及方案後的常態性活動所組成，來執行將圖像檔案由A格式
轉換為B格式之動作，並非一功效或技術改良成果，
故缺乏能將抽象概念轉化為可專利標的的發明概念（inventive concept）。

合議庭並注意到，303專利，事實上並未強調必須使用電腦
來實施編解碼此一抽象概念。
例如請求項1內容（透過使用一種數學公式介面，將圖像代碼指配給圖像，
並依據前述代碼來重製圖像）也是可以透過口頭或電話等方式來實施，
直到請求項36內容才說明可將前述抽象概念直接套用在電腦上，
但這等於直接承認其違反Alice案所述原則。

二、評析
本案判決重點，在於多個抽象概念相互結合，
例如運用數學公式來執行一種抽象概念，
並不會有負負得正的效果，並不會改變或去除其抽象本質，
進而使專利發明通過Alice第一步驟分析。 此情形下，
專利發明是否存在足以轉化抽象概念之額外發明概念，
將成為關鍵所在。

反之，若在某項裝置或方法過程中使用一數學公式，
來執行某實質概念或功能，則可以視為可專利性標的。

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