亂彈之 Quanta v. LG Electronics - 專利

在2008年六月出爐的Quanta Computer v. LG Electronics案判決中, 美國最高法院對
Patent Exhaustion doctrine分別做出以下見解:
1. Patent Exhaustion同時適用於結構項(device claim)與方法項(method claim)
在廣達案的判決前, Federal Circuit是認定Patent Exhaustion並不及於方法項. 換言之
, 只要是method claim就不會有專利耗盡的問題. 最高法院的理由是幾乎所有的device
claim都可以被寫成是method claim. 所以如果Patent Exhaustion不能適用於method
claim, 那任何想要迴避Exhaustion Doctrine的專利權人只要把他的結構發明改寫成
method claim就好. 這樣的發展將會使得Exhaustion Doctrine名存實亡.

2. 專利權人就算只是銷售系統零件也可能會耗盡其涵蓋整個系統之專利 (Sale of
Incomplete Articles That Substantially Embody Patents Triggers Exhaustion)
在廣達案中, 高麗棒子主張因為它的專利範圍是涵蓋整個系統, 但廣達只是跟Intel買
CPU, 並不是所有專利範圍內所列元件都跟Intel買, 所以就算LG確實授權Intel銷售CPU,
這樣的“零件銷售”並不應該耗盡LG的“系統專利”. 只是這樣的論點並不被最高法院接
受, 相反地, 法院指出雖然LG對廣達主張的確實是系統專利 (system claim), 但其專利
的主要發明點都在Intel賣給廣達的產品上(CPU), 專利範圍內的其他元件(elements)則都
是業界常用的標準元件如bus and memory. 另外, Intel的CPU除了應用在LG專利所claim
的系統上外並無其他非侵權用途. 所以最高法院認定在這種情況下, LG在同意Intel向廣
達銷售CPU的同時, 就耗盡了LG那些以該CPU為主的系統發明. (p.s. 高麗棒子也主張說
Intel的CPU銷售最多只能耗盡LG的一件系統專利, 但最高法院裁定, 只要這些系統發明的
特點都是集中在CPU上, CPU的銷售可以同時耗盡兩件以上的LG系統專利.)
3. 儘管LG在與Intel的授權合約中明載給Intel的專利授權並不及於第三方公司將Intel的
CPU與非Intel零件組合(No license is granted by LG to any third party for the
combination of Intel CPUs and chipsets with non-Intel parts). 最高法院認定這並
不構成LG對Intel的限制性授權(conditional license). 法院如此認定的理由在於LG對第
三方的授權限制並不及於Intel. 換言之, 本案重點是LG是否授權Intel可以向廣達銷售
CPU, 而不是LG同不同意授權廣達將Intel的CPU拿來與與非Intel元件組合使用. 法院並特
別強調, LG在與Intel的授權合約中從未要求Intel不得將CPU賣給可能會把Intel CPU與非
Intel元件組合使用的廠商. 因此, 法院據此認定,不管廣達是不是可能把Intel CPU另作
他用, LG已同意Intel可以自由向廣達銷售CPU.

此外, 在LG與Intel的另一份合約中, 儘管LG的確有要求Intel要知會廣達說Intel的CPU銷
售並不等同LG同意授權廣達, 但合約中卻也載明Intel遵守此項規定與否都不影響LG對
Intel的授權. 所以最高法院認定, LG同意Intel銷售CPU與否並非取決於Intel是否確實
知會廣達這項約定或是廣達是否同意接受該約定. 因此LG與Intel的授權合約實質上還是
等同無條件授權Intel銷售CPU給廣達.

小結: 基本上敝人對本案的解讀是:
如果LG授權了Intel可以自由銷售CPU, LG就不能再去卡廣達.
相反地, 如果LG還可以去告廣達, 就代表其實LG給Intel的授權並未包含Intel對廣達的
銷售, 換言之, LG不但可以告廣達也還可以告Intel.

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