US InventorShip introduction - 專利

在先申請主義的制度下，對申請人來說，發明人的資格認定通常很容易認定，
就算發明人不一定是真正的發明人，通常也不會造成重大的負面影響，
但以先發明主義為保護核心的美國專利制度來看，錯誤的發明人，
有可能會成為專利無效的原因。

在美國專利法(35 U.S.C)§102,111,§115,§116中,
規範了發明人的資格與影響(102(f).)，
故美國專利訴訟中也存在不少解決對發明人資格產生爭議的判例。
一般來說，如何決定誰是真正的發明人(actual inventor)，就法院判例來看，
可以由幾個角度考量，但首先要瞭解一個發明中的重要概念，
就是發明的概念"CONCEPTION"是由誰所提出：

Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the
mental part of invention.
Burroughs Wellcom Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1227 (Fed.
Cir. 1994);
Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002)

"Conception"可以透過兩個步驟來確認。
第一，必須有發明概念"Conception"的存在，以及
第二，發明概念"Conception"必須完整。

想要成為專利申請書中的發明人，就必須同時通過這兩個檢驗步驟，若是通過，
就有資格可以列為專利申請書中的發明人(姓名表示權)。

● 如何確認發明概念是否存在：

發明概念"Conception"是"definite and permanent idea of an operative invention
including every feature of the subject matter sought to be patented is known"
Coleman v. Dines, 754 F.2d 353, 359 (Fed. Cir. 1985);
Trovan, 299 F.3d at 1302.


這句話若用我自己的話來說:
一個可行的發明是一種明確且不變的創意,
且發明的每一個已知的標的特徵皆具備可專利性

這句話指出了幾個概念：
可行(operative)的發明;明確(definite)的創意;穩定不變的創意
-------------------------------------------------------->具備可專利性的技術特徵


●如何知道發明概念是否完整：

"Conception is complete when one of ordinary skill in the art could construct the apparatus, perform the process, or make the composition without unduly extensive research or experimentation.
Trovan, 299. F.3d at 1302 (citing Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)

這邊衍生出幾個主題：

一是,如何發明概念產生後仍在實驗中，發明概念是不是完整? 答案是完整。
Bac v. Loomis, 252 F.2d 571, 577 (CCPA 1958)
再來是,發明概念必須具有可專利性。
也就是在一個具有申請專利範為的發明技術特徵中，
僅僅提供顯而易見的元件或改良，
而並沒對發明產生改變(adds nothing to the invention)，亦即，
對發明技術特徵僅貢獻顯而易見的元件，並不能算是一個適格的發明人。

→ 這個可以提供給想申請美國專利的台灣老闆或主管參考，
公司想申請美國專利時必須要三思而後行。
根據工研院有經驗的人的再轉述，
美國專利訴訟的Discovery deposition程序中,
並不是三兩句話就可以那麼容易可以矇混過去。

最後就是,發明概念可以轉為實踐"Reduction To Practice",
這包括兩種方式,
一種是推定可行(Constructive Reduction To Practice),
另一個是實際可行(Actual Reduction To Practice)。

其定義分別為:

● Constructive Reduction To Practice:
申請專利範圍的發明技術特徵足以教導習知技術人士實行該發明。

● Actual Reduction To Practice:
足夠地開發與測試該發明以顯示該發明技術特徵可用以解決其所欲解決之問題。

簡單來說，依我個人經驗,為方便記憶,簡單利用"3C"驗證: 也就是
Clear: 清楚明確到可以解決問題

Complete:完整到可被習知技術人士(如公司內研發)所採用且認為可行

Claimed(contribution):
在申請專利範圍之技術特徵中, 獨立項ok,附屬項之技術特徵經過迴避設計產生也ok,
例如:透過克服習知技術之矛盾而產生解決問題的新技術特徵。


source:
http://innopat.pixnet.net/blog
REF:
Google key words: InventorShip Guidelines

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