美法院判決SEPs專利權人可就被告惡意侵權 - 專利

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美法院判決SEPs專利權人可就被告惡意侵權獲加重侵權賠償
：Core Wireless v. LG

本案是極少數SEPs專利權人原告獲得惡意侵權賠償之訴訟案例之一。2014年美國專利授權
公司Coreless Wireless控告南韓電子產品大廠LG之智慧手機產品，侵害其兩項無線通訊標
準必要專利（SEPs）一案（Core Wireless Licensing v. LG Electronics, Inc., Case
No. 2:14-cv-912-JRG），一審德州東區聯邦地方法院法官Rodney Gilstrap於2016年11月1
日發佈本案終判，其中依據被告LG專利無效主張立論過於薄弱、以及LG在雙方授權協商過
程中存在不合理行為等事實，判決相當於陪審團持續性權利金賠償判決之20%數額，作為LG
惡意侵權行為之加重侵權賠償。

一、本案概述
Core Wireless購自諾基亞（Nokia）的13項標準必要專利，於本案中指控LG手機產品侵害
其2G GSM/GPRS、3G UMTS及4G LTE無線通訊標準。Core Wireless曾就此些專利向歐洲電信
標準協會（ETSI）提出公平、合理及非歧視性（FRAND）原則授權承諾保證，最後陪審團庭
審結果，認定LG侵犯其中2項標準必要專利（US 6,633,536、US 7,804,850，見圖一）、前
述專利為有效、LG行為構成惡意侵權（加重賠償數額於庭審後由法官決定），以及共228萬
美元持續性權利金（running royalty）賠償。

本案訴訟前，雙方曾進行長時間授權協商，共七次會商皆在南韓首爾（LG總部所在地）舉
行。談判過程中，Core Wireless曾就其侵權主張向LG提供詳細陳述解釋，LG方面則主張其
產品並未侵害此些專利，同時2項專利亦不具標準必要性。

庭審前，訴訟兩造已同意應以符合F/RAND原則之持續性權利金形式，作為系爭SEPs侵權賠
償。LG曾經向法庭聲請以系爭專利為具F/RAND授權義務之SEPs為由，排除原告之惡意侵權
主張，為承審法官駁回，然而法官表示，倘若陪審團認定惡意侵權成立，則將重新考慮LG
之主張，以決定是否核給原告惡意侵權加重賠償救濟。庭審後，承審法官主動討論是否核
給惡意侵權加重賠償之議題，並以LG授權談判期間行為以及訴訟期間該方所提出專利未侵
權及無效主張之合理性，做為判斷依據。

法官說明，專利法284條（35 U.S.C. § 284）允許地院就被告惡性重大侵權行為施予加重
賠償懲罰，相關裁量基準，在於被告惡意侵權行為之情節輕重：（一）針對情節重大者，
給予三倍加重賠償懲罰；（二）情節較輕者，給予較低比例之加重賠償懲罰；（三）情節
輕微瑣碎無需以法干涉者，不給予加重賠償懲罰。

承審法官依據以下事實結論，裁定LG須支付相當於陪審團持續性權利金判決之20%、
共約45.6萬美元之加重侵權賠償：

1.被告LG在本次訴訟發起之前，對於專利侵權一事早已詳細知悉，而原告Core Wireless亦
曾向LG提供系爭專利請求項對照表等詳實解釋，說明LG產品如何侵害850專利請求項等，故
儘管LG在授權談判及訴訟期間能夠就原告侵權主張提出反駁，仍不足以免除惡意侵權責任
。

2.被告LG於訴訟期間提出之專利無效主張，立論基礎過於薄弱，理由在於該方證人證詞承
認，LG在過去侵權調查中，實已做出結論，認為系爭專利為非顯而易知。

3.LG於授權談判期間之不合理行為，顯示其缺乏獲得授權之良善意願。法官特別指出，在
雙方最後一次協商談判中，LG方面邀請Core Wireless派遣代表至首爾會談，並事先承諾將
提就授權事宜提出一具體授權金額數字，然而會談一開始，LG忽然改變其態度，僅向Core
Wireless代表提交一紙書面聲明，聲稱雙方目前最好還是法庭上見，以及LG不希望成為Core
Wireless公司的首位專利組合授權對象，故請Core Wireless先想辦法與其他智慧手機大廠
達成專利授權協議後，再來找LG談判，LG將考慮是否比照既有授權個案來辦理。法官認為
，倘若LG決定終止授權談判，則僅需以電郵方式通知即可，而不應要求對方大費周章飛去
首爾來接受一紙聲明；LG以此一無理方式來草率終止授權談判並繼續其侵權行為，不但顯
示該方毫無談判誠意，同時亦顯示該方拒絕談判並繼續侵權行為之動機，並不在於其主觀
相信系爭專利無效或未侵權，而是不願意成為第一個Core Wireless公司的被授權人。

二、評析
目前，本案兩造尚未決定是否就一審終判結果提出上訴。本案系爭專利雖為標準必要專利
，然並不能使被告免除惡意侵權責任，理由在於美專利法284條適用在所有情境條件下之惡
意侵權行為。本案承審法官同意加重賠償判決之主要關鍵，在於被告LG拒絕獲得授權之動
機，並非是主觀相信專利無效或未侵權，而是不願意成為第一個被授權人，顯然此一動機
，不足以證明該方具有談判誠意及獲得授權之意願，同時LG在談判過程中草率且近乎侮辱
性之行為，最終亦成為法庭上呈堂證供，此一情形並不意外，理由在於法官所考慮的是授
權談判過程之整體情況（totality of circumstances），故任何惡意小動作都有可能成為
關鍵把柄，如發生在具F/RAND授權義務之SEPs侵權案件上，所可能導致就是被告方遭法院
認定缺乏獲得授權之良善意願，原告甚可據此要求禁制令等救濟，影響可謂顯著。

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