美國案的問題 - 專利

※ 引述《piglauhk (我要當陽光型男!!)》之銘言：
: 有一個小問題 來請教一下版上先進 發明人甲提出了一上位概念U
: 又 承案IFPE神奇地依照該U 憑空地產生有一具有可專利性的實施例E(未被甲揭露)
: 而U在美國申請時被駁掉 但E有准並取得專利
: 那麼~ 在訟訴時若對造律師主張本案之發明人並非適格發明人並欲以此為由予以舉發
: 請問其見解是否合理? 又，實務上法院見解為何?
: 小的是認為若特徵係由IFPE所創造 則其理論上應併列發明人　( ￣ c￣)y▂ξ
關於inventor的定義可以參考In re Bergy這件案子

"Inventor of patentable inventions, as a class, are those who bridge the
chasm between the known and the obvious on the one side and that which
promotes progress in useful arts or technology on the other"

根據上述CASE，
小弟認為該IFPE確實為系爭專利的inventor之一，
如果小弟是對造，
比較可能的方式是以102(f)舉發
或在法院以不正行為去主張系爭專利unenforceable

雖然專利權人還有35 USC 256這項工具
但只能用來防禦而已
不能用來反擊
因此這種作法仍可利於對造用來浪費專利權人的金錢跟時間

回過頭來
還是建議IFPE在撰稿時不要加入太多自己的"點子"
如果要加
請不要寫進claim裡
如果在procecution時必須將該點子加入claim中才足以與前案區隔時
請記得提醒客戶有上述風險
若客戶願意的話
可根據35 USC 116來修正inventorship
(但我想不願意的機會機多 畢竟利益牽扯複雜)

以上是小弟的一點淺見

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