美國專利訴訟史上最高侵權賠償25.4億美 - 專利

【情報】美國專利訴訟史上最高侵權賠償25.4億美元：Idenix Pharmaceuticals

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2016年12月15日，美國德拉瓦州聯邦地院陪審團判決認定，
位於美國加州的製藥大廠Gilead Sciences Inc.
（中文譯名吉利德，簡稱Gilead）所販售之C型肝炎治療藥物Sovaldi和Harvoni，
侵害同業默克藥廠（Merck & Co., Inc.）所持有之
美國專利編號6,914,054號和7,608,597，並判決被告支付25.4億美元持續性權利金，
為美國專利訴訟有史以來最高侵權損害賠償數字。

一、本案簡介
054和597專利名稱皆為「治療C型肝炎之方法和組成成分」
（Methods and compositions for treating hepatitis C virus），
原專利權人為義大利卡格利亞里大學（Universita Degli Studi Di Cagliari），
於2005年7月5日和2009年10月27日分別將兩項專利轉讓給美國
上市製藥公司Idenix Pharmaceuticals。2013年，Gilead向美國食品藥物管理局（FDA）
正式提交Sovaldi及Harvoni新藥申請， 2014年獲准，並於2015年年初上市販售。
Idenix認為該藥品侵犯前述2項專利，於是聯合卡格利亞里大學對Gilead提告
（Idenix Pharmaceuticals LLC et al v. Gilead Sciences
Inc., 1:14-cv-00846-LPS）。2014年6月，
默克藥廠以38.5億美元收購Idenix以進軍抗C肝藥物市場，
於是本案當事人轉變成默克藥廠控告Gilead。起初，
Idenix選擇在麻塞諸塞州聯邦地院提告，
後該案於2014年7月移送至德拉瓦州聯邦地院審理。

12月15日庭審判決顯示，
被告Gilead在庭審前已放棄就侵權認定問題提出抗辯，
僅選擇全力爭取專利無效結果。對此，
陪審團未採信該方主張597專利複數請求項因缺乏充分書面敘述（written
description）、缺乏可實施例（enablement）、
受占先（anticipation）或不具非顯而易知性（non-obviousness）而無效。
侵權賠償計算部分，
陪審團以藥品上市販售日起至2016年8月底為止Sovaldi及Harvoni藥品
在美國銷售總額（254億美元）為計算基礎，乘以10%專利授權比率，
據此得出25.4億美元持續性權利金（並非一次性權利金），
作為過去侵權損害賠償。另一方面，
陪審團亦認定Gilead侵害行為構成惡意侵權（willful），
未來，承審法官將依據美國專利法284條，
酌情決定是否提高陪審團所估算賠償金額，
至多可達原先三倍，約76億美元之譜。

二、評析
在生技醫藥領域，
專利權人可藉由藥品專利來獲得相關產品市場獨佔地位，
故其附加價值會明顯高於其他技術領域之發明成果，
此一情形亦反映在侵權訴訟賠償數字上，
例如2016年PWC美國訴訟研究報告顯示，
過去20年期間生技醫療與醫療器材領域
之專利侵權賠償平均數額達1500至2000萬美元區間[1]，
為所有技術領域之最高者。此前，現今史上第二高之侵權賠償數額案件，
亦為生技醫療領域之侵權訴訟
（美商嬌生子公司Centocor Ortho Biotech控告亞培實驗室案初審
獲判16.7億美元賠償[2]）。

另一方面，德拉瓦州聯邦地院立場向來較傾向專利權人，
過去20年平均判決賠償數字（1700萬美元）
亦遠高於所有法院平均值（577萬美元）[3]，
故案件移送發展，亦頗不利於被告方。

本案為自2012年以來Idenix與Gilead之間C型肝炎藥物專利大戰之延續，
默克藥廠原已與Gilead存在B型肝炎藥物專利之侵權糾紛，
此刻再因收購Idenix而加入C肝藥物戰局。
初審結果原告獲得鉅額侵權賠償之主因，
係因C型肝炎藥物之零售及長期療程價格皆十分高昂，
同時Gilead所販售Harvoni和Sovaldi兩種藥物因治療C型肝炎
效果顯著而獲得極高市占表現。針對一審判決之不利結果，
顯然Gilead將選擇繼續上訴，以爭取專利無效認定，
同時因默克藥廠並未要求法院發佈禁售令，
故判決結果並未影響Gilead繼續銷售侵權藥品。

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