美國專利答辯 - 專利

: 一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述，
: claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23，
: 而且文字還要修飾。 因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。

以下為小弟一點淺見 請參酌 若有誤請不吝打臉 一起成長。
以小弟經驗 各國處理方式不同 有不同效果 若是美國案 我是傾向留原文 理由如下:

美國nonfinal OA response的回應會影響下次oa的形態
就算原核駁理由錯在審委 調整內容仍可導致審委有發final的藉口 (詳見MPEP 706.07a)

調整claim內容要負責任
理論上 要修claim 代表某程度上畫了一塊新圈圈 新圈圈用詞是不是100% 被說明書支持
? 若從頭到尾都你寫的沒關係 但若其他人寫的claim 你一改 就要負全責囉 XDDD


: 二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述
: 相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯
: 就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之
後
: 審查委員不發102 103。

１０２，１０３一起打cp值比較高
對inhouse來說 只打102及102/103一起打 價錢是一樣的 在不限縮範圍的前題下 當然102
/103一起打…

: 三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim
2
: 之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服1
03
: ，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。
: 另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。
: 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的，
: 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別，
: 功能性是輔助答辯。
: 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。
: 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯，
: 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?


答辯理由要有法源。
原po說的沒錯，『只要有非輕易可想到的特徵差異』就可以克服１０３，但您要怎麼證明
是非顯而易見？ 單一引證未揭露，並不是基準中可以證明非顯而易見的理由唷。最多只
能說審委核駁未依基準考慮所有限制，但若只打這一點，則通常沒什麼鳥用。畢竟，你找
審委麻煩，他也只能用最省力的方法(隨便找一篇有該特徵的前案，用強大
心證來結合)，找你麻煩。
打OA，至少要留個梗，讓審委想偷懶時可以直接准。而核駁錯誤這種打臉性答辯，除非真
的很具說服力，審委認輸，不然OA打不完。

另外，我想，原po老闆指的所謂功能性答辯應該是指MPEP2143中提到的 跟作動原理部份
相關的
內容 用相關理由答辯的好處是有所根據而不是各說各話。以上 請參酌

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