美國專利答辯 - 專利

最近小弟撰寫答辯稿遇到一些問題，這些問題主要來自跟主管核稿的一些認知差異，

為了避免落入單邊思維，想先請教版上先進，然後再考慮是否跟主管討論。

主管是比較重視細節的，所以對於格式及答辯順序比較多要求，以前我遇到都是比較

free style主管，所以有些細節自認沒有做到，但也想了解這些細節是屬於個人風格

，還是有其必要性。


舉例來說，

一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述，

claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23，

而且文字還要修飾。 因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。

二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述

相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯

就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之後

審查委員不發102 103。

三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim 2

之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服103

，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。

另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。

因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的，

只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別，

功能性是輔助答辯。

假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。

我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯，

通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?


以上是小弟的一些問題，希望版上提供一些意見與討論，謝謝!

--