美國專利答辯 - 專利

※ 引述《justpatentit (happycat)》之銘言：
: 最近小弟撰寫答辯稿遇到一些問題，這些問題主要來自跟主管核稿的一些認知差異，
: 為了避免落入單邊思維，想先請教版上先進，然後再考慮是否跟主管討論。
: 主管是比較重視細節的，所以對於格式及答辯順序比較多要求，以前我遇到都是比較
: free style主管，所以有些細節自認沒有做到，但也想了解這些細節是屬於個人風格
: ，還是有其必要性。
: 舉例來說，
: 一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述，
: claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23，
: 而且文字還要修飾。 因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。
有些情況文字要潤飾比較好
例如：原撰稿者在原claim撰寫的文字功力很差，導致附屬項併到獨立項時讀起來怪怪的。

至於你舉的ABCDEF23的例子，應該就類似在最後面加一個wherein, 23這樣吧？

這樣嚴格來說也沒有錯
正常在claim撰寫的制式教法會傾向把各元件一行一行獨立列出來
所以會覺得在併項時候這樣潤飾會比較妥當 閱讀舒適度可能較佳
例如：

一種...:
A...
B..., wherein claim 2
C...
D...
E..., wherein claim 3
F...

不過這種情形還是個案考量
若讀起來感覺沒差很多
其實也無所謂
但即便實質上沒有錯
你的感覺跟主管的感覺可能有落差就是

: 二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述
: 相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯
: 就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之後
: 審查委員不發102 103。


若是每一項claim都被駁102
那回103真的是多講話

但有種情況是
你主管可能只是希望你在文中提及引證哪些地方不好/引證有哪些缺點
(這些缺點和不好的地方剛好是對應到本案claim中的特徵)
而不是真的要你明文打出本案claim 1為unobvious
也不是要你明文打出本案claim 1哪些特徵優於引證

上述兩種情況有好有壞
第一種情形就是完全避掉自己多說話被抓漏洞的風險
但審查委員有可能再找引證發103

第二種情形就是希望讓審查委員感受到這個特徵的重要性 一次OA就直接被說服
但若沒被審查委員接受 承擔的風險比較大
不只被發了103
還有可能多說了一些有瑕疵廢話
(若之後核准，日後可能有禁反言的問題)


我知道有些人的見解是
本次OA中所有claim都是被駁102
若單單只是為了避掉102 修了一個引證都沒有的特徵
只是單純修進去說有差異
功效什麼的都不強調
審查委員必定會再發一次103

我是抱持懷疑態度
因為有遇過被用102駁 修出差異後就核准
也有遇過被用102駁 修出差異後接著被用103駁
但無論如何 沒有具體統計數字說會被103駁的機率為何

為了降低多說話的風險
個人是傾向審查委員說什麼 我方回什麼就好


: 三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim 2
: 之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服103
: ，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。

根據這段你給的資訊
除非有非常強烈且明顯的比對錯誤才適用你這種打法

審查委員既然用103核駁
就代表他已經主觀認定引證3的特徵是對應到claim 2
所以引證3是可以彌補引證1和引證2

你這種答辯方式就是在講審查委員在均等原則上的對應對錯了
這種打法若不仔細闡明審查委員的比對如何錯誤的話
就是要審查委員真的明顯比錯了
舉個例子：
假設
claim 2的特徵是冰箱 引證3是火爐
類似這種完全對應錯誤的關係

均等原則
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2183.html


: 另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。
: 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的，
: 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別，
: 功能性是輔助答辯。
: 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。
: 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯，
: 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?
: 以上是小弟的一些問題，希望版上提供一些意見與討論，謝謝!


答辯方法沒有所謂的"規定"
功能性(或功效?)只是一個非顯而易見性的答辯點
請參照MPEP有列出
III. REBUTTAL OF PRIMA FACIE CASE OF OBVIOUSNESS
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2144.html

不一定要對功效進行論述
但要解釋為什麼沒辦法輕易想到這個沒有揭露的特徵

例如
引證1根本沒辦法和引證2結合(引證1的某個元件和引證2的某個元件結合上去明顯有問題)
引證1就算和引證2結合也不會結合成本案claim 1的態樣
.
.
.
等等

不過很多時候主管只是為了彰顯地位較高
亂給一堆意見就是
畢竟風格這種東西是沒有對和錯
自己知道哪些動作有哪些用意就好

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