美國專利112之核駁的問題 - 專利

※ 引述《z3919870 (zachary)》之銘言：
: 標題: [問題] 美國專利112之核駁的問題
: 時間: Thu Mar 28 14:25:09 2013
: 各位大大，大家午安
: 小弟今天接到一個美國專利112之核駁
: 霎時晴天霹靂不知如何是好
: 事情是這樣的，請聽我娓娓道來：
:
: 這個案子已經是第3次答辯
: 其中，在第2次答辯中，審查委員指出
: 本案claim中係使用開放式用語，因此無法與前案有所區隔
: 為讓大家快速進入案情，本案修改後的claim 1 大致是長這個樣子
: A......, comprising:
:
: B....,
: C....,
: D....,consisting of E, F, G.
:
: 其中，上次答辯中之爭點就是在技術特徵D，所以我跟主管討論後決定只把D改成封閉式
: 未料，在此次答辯中，審查委員指出：
: 1.本案的CLAIM開頭仍然是開放式用語，所以仍然無法與前案有所區隔。
: 2.本案雖然把技術特徵D改為封閉式用語，但說明書中皆使用開放式用語
: 所以本案的說明書無法支持claim中的封閉式用語，所以不符合112之規定。
:
: 囧，接到第1點的核駁意見我覺得可以接受
: 但第2點就不知道該怎麼辦了，請問各位大大有遇過把開放式改為封閉式
: 結果接到112的核駁的嗎？
:
: 這個案子事實上是一種電極刺激方法
: D步驟是一種決定規則 "determination rule"
: 這個決定規則consisting of E and F and G 三個條件
: 本案根據E and F and G 三個條件 決定哪一個電極要刺激 哪一個電極不要刺激
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
這句是重點，希望你們說明書有寫清楚。
: 在此先假設本案根據determination rule決定刺激1、5、9號電極
:
: 而引證案刺激了1、5、8、9號電極，其中8號電極違反了本案的determination rule
: 但審查委員指稱
: 因為本案是用開放性用語
: 所以審委可以選擇性的觀看引證案中沒有違反本案"determination rule"的部份
: 所以他可以選擇性的不要觀看8號電極
: 只看1、5、9號電極，這樣就沒有違反本案的determination rule了
: 小弟不才
: 把本案的開放式用語改成封閉式用語
: 結果收到了112的核駁
: END
從現有的資訊判斷，步驟D的文字大概是長這樣：
D: stimulating the (one of the plurality of the) electrode(s),
if the electrode satisfies a determination rule,
the determination rule consisting of
- condition E; and
- condition F; and
- condition G.

引證案中的159號電極滿足步驟D會被刺激，而8不滿足，
但因為claim本身的開放式定義，沒有排除D以外可能的刺激步驟，
所以電極8仍然被刺激的事實確實不足以排除這個引證案。

也就是說，你真正需要的並不是D本身到底是開放式定義還是封閉式定義，
而是你的claim到底能不能排除8號而非單純沒有涉及。
方法之一是negatively define你的claim，例如在D後面加入
D2: and not to stimulate the electrode,
if the electrode does not satisfy the determination rule.

前提是說明書有支持(我想應該是有)。

至於把comprising 改成consisting of接到112，這在US確實是相當罕見，
這通常是龜毛EPO比較會做的事XD

--