美國專利112之核駁的問題 - 專利

※ 引述《z3919870 (zachary)》之銘言：
: 各位大大，大家午安
: 小弟今天接到一個美國專利112之核駁
: 霎時晴天霹靂不知如何是好
: 事情是這樣的，請聽我娓娓道來：
: 這個案子已經是第3次答辯
: 其中，在第2次答辯中，審查委員指出
: 本案claim中係使用開放式用語，因此無法與前案有所區隔
: 為讓大家快速進入案情，本案修改後的claim 1 大致是長這個樣子
: A......, comprising:
: B....,
: C....,
: D....,consisting of E, F, G.
: 其中，上次答辯中之爭點就是在技術特徵D，所以我跟主管討論後決定只把D改成封閉式
: 未料，在此次答辯中，審查委員指出：
: 1.本案的CLAIM開頭仍然是開放式用語，所以仍然無法與前案有所區隔。
: 2.本案雖然把技術特徵D改為封閉式用語，但說明書中皆使用開放式用語
: 所以本案的說明書無法支持claim中的封閉式用語，所以不符合112之規定。
: 囧，接到第1點的核駁意見我覺得可以接受
: 但第2點就不知道該怎麼辦了，請問各位大大有遇過把開放式改為封閉式
: 結果接到112的核駁的嗎？

純回第二點
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e214820

2163.05

II. NARROWING OR SUBGENERIC CLAIM

The introduction of claim changes which involve narrowing the claims by
introducing elements or limitations which are not supported by the as-filed
disclosure is a violation of the written description requirement of 35 U.S.C.
112, first paragraph.

審委的理由沒有錯
爭點不在於請求範圍的擴張或限縮
而在於修改之後的範疇有沒有引入新事項，能不能得到原說明書的支持

如果說明書全文都不排除開放式的解讀，
那麼，改成封閉式確實會違反 written description 的規定

然而應該注意的是
所謂「得到說明書的支持」，不一定要是明文的支持，隱含的也可以

To comply with the written description requirement of 35 U.S.C. 112, para. 1,
or to be entitled to an earlier priority date or filing date under 35 U.S.C.
119, 120, or 365(c), each claim limitation must be expressly, implicitly, or
inherently supported in the originally filed disclosure.

所以，如果你可以基於說明書的技術內容，提出解釋
雖然說明書使用的是開放式用語
但從前後文可以確認
D 只能由 E, F, G 三個要素組成
不可能再有其他要素
或許就有可能改成封閉式

一點意見參考看看

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另外，可以私信告知申請案號嗎　XD
前陣子跟同事討論過這問題
他堅持把開放式改成封閉式不會有 112 問題

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