從英國及中國高等法院裁決來看 標準必要 - 專利

從英國及中國高等法院裁決來看 標準必要專利糾紛、FRAND授權費率、管轄權

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近年來，科技業者在標準必要專利（SEP）跨國糾紛不斷，從反壟斷調查、授權合約糾紛
、FRAND原則授權費到跨國法院管轄權爭議，已引起國際及跨產業的廣泛關注。

SEP權利人和實施人之間在不同法律與專利議題的攻防大戲不斷上演，經常出現一方提出
SEP專利確認之訴、FRAND與授權金、申請侵權禁令，另一方則回擊提出專利無效、禁訴令
、提出反壟斷舉報/訴訟等反制措施。從法律的角度看，跨國管轄權爭議很大程度上是由
FRAND承諾複雜的法律性質所引發的。FRAND承諾產生於標準的製定過程中，但絕大多數的
SSO都沒有明確FRAND承諾的具體法律性質，其模糊性不可避免地帶來了FRAND在適用法律
問題上的爭議。

主要具指標性案件：

一、華為與康文森（Conversant）在中國法院案件
2019年9月16日，南京中院就華為與康文森（Conversant）的SEP授權費率糾紛作出了一審
判決，以自上而下法確定了康文森的相關中國SEP的FRAND費率，授權產品範圍包括華為的
手機和有蜂窩通信功能的平板電腦；

2020年8月21日，中國最高人民法院裁定駁回了康文森對中興在廣州知產法院審理的SEP授
權糾紛案管轄權異議的上訴，認為廣州知產法院對確定康文森持中國SEP的FRAND費率具有
管轄權，康文森提出的平行訴訟、不方便法院等上訴理由不能成立。

二、Unwired Planet v華為案、Conversant v華為案、Conversant v中興案等三起在英國
法院
2018年4月16日英國高等法院認定，Unwired Planet兩件無線專利是有效的且是執行標準
所必要的專利。法官得出結論認為，華為必須同意法院制定的全球授權授權條款，否則華
為將被禁止在英國銷售侵權產品。該裁決在上訴中得到維持。因為，英國最高法院認為，
由於ETSI知識產權政策中有合約約定存在，所以英格蘭和威爾士的法院擁有管轄權，仍然
有責任決定某件專利是否有效或是否受到侵權，還允許英國法院可裁決全球SEP授權費率
。

2020年8月26日，英國最高法院就三起有關標準必要專利授權的糾紛案中做出判決
(Unwired Planet v華為案、Conversant v華為案、Conversant v中興案)，認定英國法院
有權根據歐洲電信標準為跨國SEP專利組合（包括中國專利）的全球範圍FRAND費率具有管
轄權。因此，華為和中興提出的不方便法院的主張不能成立。

中國法院受理標準必要專利糾紛案

近年來中國法院受理的標準必要專利授權糾紛案呈上漲趨勢，而且多涉及跨國訴訟。例如
：
2019年9月16日，江蘇省南京市中級人民法院就華為訴康文森公司確認不侵害專利權及標
準必要專利授權糾紛三案作出一審判決。
2019年廣州知識產權法院受理了OPPO訴Sisvel標準必要專利授權糾紛案，深圳中院受理了
OPPO訴夏普標準必要專利授權糾紛案；
2020年北京知產法院受理了聯想和摩托羅拉訴IDC標準必要專利授權糾紛案件；
2020年武漢市中級人民法院受理了小米訴IDC標準必要專利授權糾紛案。
此次，最高院知識產權庭對該案管轄權異議上訴作出的裁定無疑對中國法院在受理標準必
要專利授權糾紛案，特別是有關案件涉及跨司法轄區平行訴訟的相關案件時，如何確定管
轄權具有指導意義。

對SEP及FRAND費率管轄權爭議

…英國最高法院
英國最高法院的裁判最早源自英國高等法院對華為訴Unwired Planet案的判決，在該判決
中，Birss法官認為FRAND承諾的法律性質為SEP權利人與標準必要製定組織（SSO）之間成
立的“利益第三人的合同”，對FRAND費率的解釋和裁判實際上是對合同內容的解釋，故
英國法院有權對該合同進行管轄。

與英國法院的裁判不同，在授權費率糾紛管轄權問題上，中國法院通常僅裁判中國SEP的
FRAND費率，現有FRAND費率糾紛判決均僅涉及中國SEP。此外，廣東高院於2018年發布的
關於標準必要專利相關糾紛的審判指引中，也明確原則上中國法院僅裁判中國SEP，除非
當事人就法院裁判域外的SEP授權費率這一事項沒有提出異議或異議不合理。

在英國最高法院就華為與Unwired Planet案的最新裁判中，中國的上述陳訴也成為了英國
法院佐證自己對全球費率行使管轄權合法、合理的一個重要理由。在英國高等法院2018年
作出全球費率的裁判後，有觀點指出鑑於華為的生產經營活動大部分發生在中國，
Unwired Planet的SEP專利的價值很大程度上取決於該專利在中國的效力，該案在中國的
利益明顯超出在其他國家的利益，即便全球費率是符合FRAND原則，也應當由中國法院作
出裁判。然而，由於在中國現有制度和實踐下，FRAND承諾通常無法理解為契約型義務；
從專利法的角度，由於專利具有地域性，中國法院對域外專利是否侵權作出裁判非常謹慎
，也就很難確定域外專利的授權費率。也正因此，英國最高法院在判決中提及，雙方之間
全球費率的糾紛在中國法院無法整體解決，也從側面說明了英國法院對全球費率作出裁判
的合理性。

…中國最高人民法院知識產權法庭
中國最高人民法院知識產權法庭認為，本案所涉及的主要法律問題有三：1.標準必要專利
授權糾紛的特殊性是什麼？2.標準必要專利授權糾紛的管轄連結點如何確定？3.標準必要
專利授權糾紛中的“不方便法院”原則如何適用？

於是，中國最高院知產法庭經審理，認為：
1. 標準必要專利授權糾紛既有專利侵權糾紛的某些特點，例如可能需要判斷作為授權標
的的專利是否屬於標準必要專利或者標準實施者是否實施了該專利、該專利的有效性如何
；又具有合同糾紛的某些特點，例如可能需要根據磋商過程確定雙方關於包括授權費率在
內的授權條件存在的分歧或已達成的部分合意等。因此標準必要專利授權糾紛既非典型的
合同糾紛，又非典型的侵權糾紛，而是一種特殊的糾紛類型。本案中雙方當事人尚未達成
授權合約，因此本案不適宜將合同履行地作為案件管轄連結點。其次，本案中雙方當事人
爭議的物件不僅可能涉及授權費用的支付，還可能涉及作為授權標的的專利是否屬於真正
標準必要專利及其有效性問題，在爭議物件不僅涉及授權使用費的確定與支付時，難以適
用《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第十八條的規定，將接
收貨幣一方所在地作為合同履行地。康文森公司關於本案合同履行地應為其公司住所地並
以此確定管轄法院的上訴理由不能成立。

2. 判斷被告在中國沒有住所和辦事機構的標準必要專利授權糾紛是否與中國存在適當聯
繫，可以考慮授權標的的所在地、專利實施地、合同簽訂地、合同履行地等是否在中國境
內。只要前述地點之一在中國境內，則應認為該案與中國存在適當聯繫，中國法院即具有
管轄權。本案中，作為授權標的的標準必要專利為中國專利，中興公司位於廣東省深圳市
，其在該地實施本案所涉標準必要專利。原審法院作為專利實施地法院，對本案具有管轄
權。產品研發地、生產地屬於專利實施地，原審法院以此確定本案管轄權，並無不當。

3. 本案涉及中國標準必要專利授權問題，在中興公司對於授權標的是否標準必要專利及
其效力問題提出質疑的情況下，英國法院對此問題的審理不比中國法院更便利。同時中興
公司的經營收入60%來自中國，來自英國的經營收入占比不足0.1%，就本案標準必要專利
授權糾紛而言，顯然與中國具有更密切的聯繫，中國法院審理更為便利。

因此，綜上，駁回上訴，維持原裁定，本裁定為終審裁定。

中國法院和英國法院的管轄權是否出現衝突？

表面上看，英國法院對中國專利授權費作出的裁判會與中國法院的裁判產生衝突，尤其是
當英國法院裁定的授權費率顯著高於中國法院裁定的授權費率時，當事人會產生適用和執
行方面的困難。

另一方面，也有觀點認為英國法院對全球授權費率的裁判效果上可能並不會導致對其他國
家管轄權的僭越，因為英國法院對全球費率的裁判並不意味著對其他國家的專利效力作出
評價，也沒有禁止被授權人挑戰相關專利，特別是英國法院並不要求其裁判出的費率就是
最終的授權費率。從而為在此基礎上依照FRAND原則進一步進行商定費率留出了緩衝空間
。如果專利事後在某一國家或地區被宣布無效，判決也為上述專利效力的變動留有調整機
制，雙方根據該機制確定新的費率。例如，如果SEP在中國被無效，雙方應對費率進行調
整，且該等調整並不構成對英國判決的不履行，也不會在英國引發禁令救濟的後果。

儘管如此，對於境外法院裁判的授權費率，中國法院也可以不予承認，甚至在中國法院實
質審理結束前，採取“禁訴令”（anit-suit injunction）的方式，要求當事人不得向境
外法院申請強制執行，以免實質影響中國法院的訴訟程序。據悉，近日中國最高人民法院
在華為與康文森的SEP授權糾紛二審程序中作出了一項行為保全裁定（“禁訴令”），要
求康文森在中國最高人民法院作出終審判決之前不得申請執行德國杜塞爾多夫地區法院於
2020年8月27日作出的一項停止侵權判決。

結語

英國法院在這份判決對標準專利與FRAND承諾在管轄地、合同法、專利法、反壟斷法項下
，如何適用的闡述法律的關係有借鑒意義。而且，業界認為，英國最高法院這一具有“里
程碑”意義的裁決，可能吸引更多標準專利訴訟選擇到英國法院提告。我們引用中倫律師
事務的看法，認為：

首先，英國法院先對FRAND承諾的存在合同法事實，也給法院裁判授權費率提供了法律基
礎，也給FRAND費率的裁判在現有法律制度框架內找到了合適的位置，不至於破壞專利法
和反壟斷法的現有裁判規則。但是嚴格來說，無論是反壟斷法還是專利法，其現有的救濟
措施都無法很好地解釋為什麼法院可以直接對授權費率進行裁判。

其次，英國法院也嘗試區分授權費裁判與專利效力之間的關係。專利有效性、專利是否侵
權的判斷具有地域性，但在授權合同層面，法院無需對所有的專利是否有效、是否侵權作
出實質的審查。正如SEP合同的簽訂也無法做到對每一專利作出審查，法院所做的是確定
權利人提供的授權條款是否公平、合理、無歧視，是否違背了合同義務。至於專利是否侵
權、是否有效，則留待各國法院進行裁判。

最後，英國法院還明確了標準必要專利的授權費問題以及權利人申請禁令救濟不一定違反
反壟斷法的觀點。專利權人是否構成濫用市場支配地位還需要遵循英國和歐盟的傳統規則
進行裁判。在無法證明競爭損害的情況下，被授權人也無法尋求反壟斷法救濟。

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