優惠期 新法 VS 舊法 - 專利

我很無聊的寄信去智財局問了...XD

簡單的來說他們給的答覆 就是依個案認定...(有說等於沒說..)

不過從回覆中所透露出的意思 我認為他們應該是偏向不需要是同一發明

以下簡略附上來往信件

===
問題1

您好

想請教一下在現行審查規定下

若我公開了上位發明 但申請時的專利範圍是界定下位發明（即與所公開的內容並非完全相同 但技術概念同一）

這樣我主張公開事實為喪失新穎性進步性的例外（22.III) 貴局會予以採認嗎?

謝謝


智財局回覆

敬啟者
申請專利之發明於申請前，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦

或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一，使該發明的技術內容於申請前已見

於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請人應於事實發生後六個

月內(優惠期)提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，

則與該事實有關之技術內容不作為判斷

使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

因此，申請專利之發明如無上述情形，

例如發明人先前公開一金屬材質之裝置(上位概念發明)，

但請求項申請一鐵材質之相同裝置(下位概念發)，

由於該請求項所載之發明技術內容並無已見於刊物，

已公開實施或已為公眾所知悉等情事存在，自無主張優惠期之必要。

經濟部智慧財產局專利三組
102年9月11日

===
問題2

如您所舉之案例中，若未主張優惠期，

且申請專利之發明（鐵材質之裝置）似為參酌該公開事實（金屬材質之裝置）

所能輕易完成時，

該公開事實即會被用做為核駁申請專利之發明之進步性的引證文件嗎？

如果可做為引證文件，似有悖於鈞局所稱之”無主張優惠期必要”?

抑或，鈞局所指係下位發明”無從對上位公開事實主張優惠期”?

惟此一觀點似又背離優惠期之立法意旨，還望鈞局能一解在下疑惑。

謝謝


智財局回覆

敬啟者
專利法第22條第3項規定：「申請人有下列情事之一，並於其『事實』發生後六個月內

『申請』，該事實『非屬第1項各款或前項』不得取得發明專利之情事。」

其中「事實」係指有該項規定之4款法定情事，

而使其技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者；

而「申請」係指將與前述事實有關而能為公眾得知之該技術內容，

記載於申請專利範圍中請求保護，而屬於申請專利之發明者；

而「非屬第1項各款或前項不得取得發明專利之情事」

係指該技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

承上所述，

因「申請」之下位概念發明未構成能為公眾得知「事實」之上位概念發明的一部分，

故本局前函說明「無主張優惠期必要」；

惟若申請人有該上位概念發明可能為審查人員引用，

認定下位概念發明不具進步性之疑慮，自得於申請時主張優惠，並檢附證明文件，

審查人員於審查時將個案判斷是否得予認可該主張。


經濟部智慧財產局專利三組
102年9月25日

===


※ 引述《VanDeLord (HelloWorld)》之銘言：
※ 引述《deathcustom (NOVA)》之銘言：
: 我在下面一一告訴你你哪裡解讀錯，記得回去重修國文
: ※ 引述《VanDeLord (HelloWorld)》之銘言：
: ※ 編輯: VanDeLord 來自: 114.37.160.61 (08/30 23:35)
: 推文者來信要求刪除。
: 爭議的論點很簡單,整理一下：
: 符合法定要件項目 適格之標的(發明) 新穎性 進步性
: 與申請發明專利內容相同之公開事實 O O O
: 與申請發明專利內容有關
: 之公開事實(衍生發明公開) X O X
: (公開上位,
: 申請下位)
: 2013年版審基已經說明,
: 第二篇發明專利實體審查-
: 第三章專利要件
: 4. 喪失新穎性或進步性之例外
: 4.1 申請專利之發明於申請前，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府
: 主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一，而在使該發明的技術內
: 容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請
: 人應於事實發生後六個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢
: 附證明文件，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性
: 或進步性之先前技術。前述之六個月期間，稱為優惠期。
: 這裡的"事實"指的是"公開的內容"
: ============================================================================
: ("與該事實有關之技術內容"這句話產生想像空間)
: ============================================================================
: 審基:
: 4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果
: 因此，於申請人主張前述情事之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，申
: 請案仍可能因不具新穎性或進步性而不准予專利；同理，於優惠期內，若有他人就
: 相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性之優惠不能排除他人申請在先之事實
: ，申請案依先申請原則而不得准予專利，他人申請在先之申請案則因申請前已有相
: 同發明公開之事實，亦不得准予專利。
: ============================================================================
: => 這段將申請人(申請人應該改為發明人比較洽當)與先前技術的範圍做了說明
: 基於先申請原則,優惠期不及於發明專利申請日前之先前技術,僅限於申請人(發明人)
: ============================================================================
: 有其他沒有被主張的(不管是申請人自己做的還是其他人做的)公開事實都可以拿來當
: 先前技術
: 審基：
: 有多次可主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的事實者，應於申請時之申請書中
: 敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失
: 新穎性或進步性之先前技術。
: ============================================================================
: => 這段反應出
: 多次公開內容與主張優惠期之發明標的有關,
: 這就會出現發明標的可主張多重優惠期,但未公開內容就不屬於優惠期主張之發明標的
: EX: 公開[1]a+b+c1,公開[2]a+b+c2, 申請[1]a+b+c1/c2/c3)
: a+b+c3 就掰掰了

解讀有歧異,是我條件未說明清楚,

在p大題意下,申請1僅主張c1
公開1(先)與公開2(後)時間不相同


至於c1與c2能不能准,並未敘及

: ============================================================================
: 你這邊的解讀就通通錯了，所以我才說你的中文要重修，請回去念高中
: 申請人應該在申請時於申請書內說明自己的所有公開事實
: 未敘明之公開事實的技術內容
: 也就是說你沒有在"申請書中敘明"的就不可以被排除

就你此處的邏輯,
在p大的原題意下,
公開案:A+B+C(上位)
申請案:A+B+C1(下位) 主張A+B+C

1. 來你告訴我,是否得以排除?

2. 若公開案屬於未完成之發明(研究中),是否得以排除?

3. 若公開案與申請案實質上屬於不同發明,是否得以排除?



: 所以在這個例子裡
: 如果申請書只有敘明(記載)公開[1]沒有敘明公開[2]
: 那申請[1]因為公開[2]會被拿來當作先前記述而全部都不得准
: 如果申請書有敘明公開[1]及公開[2]，則兩個公開都會被排除
: 這在去年底今年初的多場說明會官方有很明確的說過
: 自己不參加說明會，就用自以為的方式解讀還讀錯，我也沒辦法
: 審基:
: 4.5 密不可分之關係
: 申請人因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之
: 發明多次公開，而在使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為
: 公眾所知悉，而能為公眾得知者，於最早之事實發生日之次日起算六個月內提出申
: 請，若各次公開事實有密不可分之關係者，得僅聲明最早發生之事實。
: ============================================================================
: EX: 公開[2]可能就掰掰了
: 這裡是說如果多次公開事實其實有密不可分關係
: 例如實驗跟刊物發表跟畢業論文"假如有密不可分關係"
: 可以只敘明最早的一件
: 但是實務上最好全部都敘明比較保險
: 這也是在說明會有說的很清楚的
: 這部分就要看是否具有相同發明內容來看,c2與c1有可能屬於相同內容,
: 但是不同實施例,如果僅聲明最早發生之事實,那未聲明就不落入未主張之範圍,
: 就會成為先前技術一部份,審查時可能就會發生審委拿c2來駁c1的情況
: 綜合來看：
: 我個人的結論就是公開事實與申請發明內容必需為相同發明風險才是最低,
: 你可以公開很多次具有密不可分且與第一次公開有關之發明內容
: 優惠期屬於排除特定事項,也就是在基準日確立的條件下,
: 給予同一申請人對相同發明標的在審查條件上的優惠。
: 在先申請原則的條件下,優惠期與審查基準日並不相同。
: 也就是對於先前技術的排除條件與範圍不同,
: 優惠期在標的上除了必須符合專22的公開事實且必需為相同發明,
: 單獨針對特定事項排除相同之先前技術。
: 審查基準日是以申請日為基準界定先前技術的範圍。
: ※ 編輯: VanDeLord 來自: 60.251.209.130 (09/02 14:27)
: → deathcustom:你的中文要重修... 09/02 17:50
: 推 slayerchobit:我比較想問 到底是哪一句話 讓你覺得要"相同"發明 09/02 23:19
: → slayerchobit:就連23條與31條的相同發明意思都不同，你這邊為何 09/02 23:20
: → slayerchobit:可以解讀相同發明且要一模一樣?! 09/02 23:20
: → VanDeLord:照你們的邏輯,申請人主張的優惠期內容與申請案內容相似 09/03 10:14
: → VanDeLord:但實質不同也可以,甚至是未完成發明也可以? 09/03 10:14
: → VanDeLord:法條有限制與範圍,不要只聽別人說,就我自己打民訴的經驗 09/03 10:15
: → VanDeLord:有沒有付錢,不同的律師對同樣的case講的話都會有程度上 09/03 10:15
: → VanDeLord:的差異 09/03 10:15
: → VanDeLord:一事不再理建議d大去確認,此外你引用那篇文章的律師竟然 09/03 10:16
: → VanDeLord:說未完成的發明刊載於刊物上也可以主張優惠期,讓人冒冷 09/03 10:17
: → VanDeLord:汗 09/03 10:17
: → VanDeLord:優惠期適格標的很明顯的是指已完成之發明,但探究審基,所 09/03 10:19
: → VanDeLord:謂已完成之發明為已完成之申請專利之發明內容 09/03 10:20
: → VanDeLord:先這樣子吧,看來再討論下去只會變成口水 09/03 10:20
: → VanDeLord:我會跳出來討論是與實務上的商業競爭模式有關,不過看來 09/03 10:23
: → VanDeLord:也沒討論之必要 09/03 10:23
: 推 trueman1212:我認為未完成的發明是不用成為優惠期標的而非不能.. 09/03 10:38
: 推 trueman1212:已完成發明的新穎性跟進步性不受到未完成發明的影響 09/03 10:40
: → trueman1212:當然不用考慮優惠期 所以這案例既然可成為引證案當然 09/03 10:41
: → trueman1212:是已完成發明吧 不曉得跟未完成發明有何相關@@ 09/03 10:42
: → VanDeLord:未完成的發明難道不會對已完成的發明產生TSM? 09/03 12:34
: → VanDeLord:研復意見的說法在實務發明過程中很不合理, 09/03 12:35
: → VanDeLord:IAM上郭律師發表的文章對此有提供見解 09/03 12:38

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