2016年美國ITC 337專利侵權調查重要發展 - 專利

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2016年美國ITC 337專利侵權調查重要發展回顧

2016年美國國際貿易委員會（USITC）關稅法337條專利侵權調查之概況，
可歸納出幾項重要發展，茲簡述如下：

一、100天速審計畫使用情形有增加趨勢

2013年6月24日， 美國ITC就關稅法337條調查，
開辦100天速審計畫（Section 337 100-day pilot program），
大幅縮短原先18個月調查期程，並賦予337調查更多彈性。
ITC委員會在正式立案前，將判斷被告當事人所建請優先審理之重大議題，
是否屬於足以決定最終調查結果之關鍵性議題（case-dispositive issues），
符合前述條件者，包括美國國內產業要件（domestic industry）、
原告當事人適格性（standing）或美專利法101條（35 U.S.C. § 101）
適格性（patent-eligibility）議題等，並指示行政法官（ALJ）自立案日起100天內，
就前述關鍵性議題完成事實調查、舉行聽證會並發佈初步調查決定
（Initial Determination；ID），而訴訟兩造可於ID發佈後5天內，
就該調查結果向ITC提出複審請願（Review），而ITC委員會將於30天內發佈複審結果。
倘若被告最終在優先審理議題上勝出，將可直接裁決調查終結。

自ITC開辦100天速審計畫起，3年來雖只有5件調查試用100天速審計畫，
然其中有3件出現在2016年（見下表整理），顯示該速審計畫正逐漸受到重視及推廣。
此些在2016年立案並動用速審計畫之337調查案，獲准優先審理之議題，
包含原告系爭專利開發應用投資等情形，是否滿足美國國內產業要件，
以及基於專利法101條之無效主張，最終並獲致不同結果。

表一、2016年試用100天速審計畫之關稅法337條調查案

二、美國專利法101條主張逐漸成為337調查之主要實體爭點

專利法101條主張，過去甚少為關稅法337條調查之侵權被告所使用，
主因或在於337調查時程緊湊，被告方所能利用時間有限，
但可大幅縮短訴訟時間以節省開支，
這對於平均訴訟時間長達兩年以上之聯邦法院專利訴訟案而言，
比較具有誘因及可行性；
此外，多項案例顯示，至少在速審計畫引進之前，
ALJ往往以涉及專利內容解釋爭議、尚未完成專利請求項解釋程序、
或認為不適宜在案件初期階段即進行101條主張為由，拒絕就101條主張做出簡易判決，
以提早結束調查，此一情形更提高了101條主張在337調查中之成功難度。

2010年美國聯邦最高法院發佈Bilski v. Kappos案判決，
確認涉及抽象概念發明不具可專利性後，
直到2014年最高法院發佈Alice Corp. v. CLS Bank案判決期間，
僅有8件337調查涉及專利法101條主張，
其中更僅有1案為侵權被告成功主張系爭專利無效
（Certain Machine Vision Software, Machine Vision Systems, and Products
Containing Same，337-TA-680案）。
最高法院Alice 案判決限縮軟體發明可專利性之後，
2015年，也僅有2件337調查案涉及專利法101條主張。
然前述情形，在2016年出現顯著轉折，並成為許多337案調查結果之關鍵爭點。
2016年，共有6件337調查之結果涉及專利法101條主張，
且其中有4案之系爭專利因而被判無效（見下表整理）。
此一轉折，加上ITC已將該爭點首次納入速審議題，
顯示未來101條主張已不再是337調查中無足輕重之實體爭點。

表二、2016年涉及專利法101條爭點之關稅法337條調查結果

三、USITC發布排除命令次數有增加趨勢

就專利權人立場而言，關稅法337條調查最具吸引力特點之一，
即是ITC有權對專利侵權產品發佈禁止進口命令此一獨特救濟措施。
ITC頒發排除命令（general exclusion order），
指示美國海關和邊境保護署禁止侵犯美國專利產品進口，
是遏止外國製造商或進口商從事廣泛侵權行為之有效管道。
2016年，337條調查原告獲得排除命令（禁制令）之比例，較往年平均水平為高，
至年底為止，ITC已就4件調查案結果發佈排除命令，
且尚有2件調查案已為ALJ建議發佈排除命令，目前仍處於審查階段（見下表整理）。
這相對於2010年至2015年期間僅發佈過17次排除命令（平均每年不到3次）之比例而言，
提高將近一倍。鑒於未來美國新政府傾向貿易保護主義之趨勢，
此一成長情形應可能持續存在。

表三、2016年涉及排除命令發佈之關稅法337條調查案

四、ClearCorrect（337-TA-833）案：ITC對網路傳輸數位資料不具管轄權

2015年11月10日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）合議庭判決，
說明透過網路傳輸之數位資料，不屬於關稅法337條之「侵權物品」，故ITC不具管轄權。
2016年3月，CAFC駁回原告Align Technology及ITC召開聯席庭重審請求，
同年8月，原告方宣布放棄上訴聯邦最高法院，致使前述合議庭判決，
正式確立了關稅法337條不適用於侵害美國專利或著作權之所有非實體數位資料或產品，
進而無法禁止國外公司企業個體將前述非實體性產品進口至美國境內，影響甚為顯著。
未來，專利權人只能透過聯邦地方法院及專利法271條(a)款規定，
來就非實體數位資料之專利侵權情形尋求法律救濟。

2012年，美國醫療器材開發製造商Align Technology公司向ITC指控同業
ClearCorrect Operating公司及其巴基斯坦分公司（合稱ClearCorrect）侵害其齒列矯正
維持裝置建構技術相關方法之多項專利。
（Certain Digital Models, Digital Data, and Treatment Plans for Use in Making
Incremental Dental Positioning Adjustment Appliances, the Appliances Made
Therefrom, and Methods of Making the Same， 337-TA-833）。
原告指稱，ClearCorrect公司透過數位掃描方式來重建病患原齒列分佈數位模型，
並將該數位模型資料透過網路傳送給巴基斯坦分公司，
由巴基斯坦分公司進行齒列調整模擬並建構各矯正階段之病患齒列分佈數位模型，
再將此數位模型資料回傳給美國公司，由美國公司依據前述資料，
利用3D列印方式來建立各矯正階段之病患齒列分佈模型，
並據以設計製作供病患配戴之齒列矯正牙箍。

該案ALJ初步調查結果，
認定ClearCorrect巴基斯坦分公司於海外實施並侵害原告系爭專利之部分方法項，
故其回傳給美國公司之相關數位齒列模型資料構成違反關稅法337條(a)(1)(B)項所述之
「侵權物品」（“articles… that infringe”）。
ITC委員會複審結果，解釋關稅法337條乃賦予ITC針對進口侵權數位資料之管轄權。
然鑒於由美國海關及邊境執法單位執行之排除命令無法有效禁止數位資料透過網際網路進
行傳輸，ITC委員會最終僅就本案調查結果發佈停止暨禁止命令（cease and desist order），
禁止ClearCorrect公司於美國境內從事數位齒列模型資料傳輸相關活動，
並暫停執行該命令以待上訴結果。

CAFC引用美國聯邦最高法院Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc
案所建立之兩步驟認定標準，來檢視ITC對「侵權物品」之解釋是否合理。
合議庭認為「侵權物品」一字明確實僅指涉「實體物品」（material things）
而並未涵蓋數位傳輸資料，儘管關稅法337條並未賦予「侵權物品」一明確定義，
然其前身1922年關稅法以及同期辭典等參考資料，皆將其解釋為實體物品，
故並無Chevron標準第一步驟所要求之法律條文說明含糊情形。
據此，CAFC合議庭認定關稅法337條不適用於非實體數位資料。

五、ITC對中國鋼鐵業者進行反壟斷調查：近30年來首宗337托拉斯案
2016年5月26日，在匹茲堡市美國鋼鐵公司（United States Steel Corporation）
指控違反謝爾曼法下，ITC決定對共11家中國大陸主要鋼鐵製造商涉嫌集體操控價格、
竊取營業秘密及提供不實原產地資訊等行為，
進行反壟斷調查（Certain Carbon and Alloy Steel Products，337-TA-1002）。
前一宗ITC 337反壟斷案，是發生在1978年（Certain Welded Steel Pipe & Tube，337-TA-29），
然而該案排除命令最終為美國總統卡特以公共利益考量為由否決。
本案經驗，或可能使未來更多公司企業選擇向ITC提出反壟斷指控，
已獲得其獨特之排除進口命令救濟。

美國鋼鐵公司指控為中國鋼鐵協會成員（China Iron and Steel Association，CISA）之
多家中國鋼鐵造商：
（一）涉嫌透過集體協商及限制產量，以及透過政府官方來懲罰不配合業者，來操控全球
鋼鐵價格，並阻礙美國同業競爭；
（二）2011年透過網路駭客攻擊方式竊取美國鋼鐵業者專為汽車設計之高強度雙相鋼秘密
研究資料，並使用所竊取資料，於2013年成功生產並進口美國相關鋼材；
（三）偽造運輸文件等，以佯裝所生產鋼鐵為越南等其他國家製造，藉此規避反傾銷和反
補貼稅等額外關稅。

本案聽證會，預計將於2017年4月和7月舉行。

六、Sino Legend（337-TA-849）案：最高法院將討論USITC對營業秘密是否具管轄權

2015年12月，
ITC就Certain Rubber Resins and Processes for Manufacturing Same一案調查結果，
認定位於中國江蘇省之華奇化工有限公司（Sino Legend Chemical Co., Ltd.，
簡稱華奇）、彤程化工有限公司（Red Avenue Chemical Co. Ltd.）以及其他關係企業等
不當挪用美國紐約一家化學媒介物材料研發製造公司聖萊科特國際集團（SI Group）之營
業秘密，並就相關進口產品發佈排除命令。

CAFC二審結果無異議維持ITC調查決定，並未提供書面判決說明。

2016年9月，華奇決定上訴美國聯邦最高法院，
要求討論關稅法337條是否適用於發生在美國境外之侵害營業秘密行為之問題。

CAFC在2011年TianRui Group Co. Ltd. v. ITC（661 F.3d 1322, 1327）案判決中，
認定營業秘密持有人可就發生在美國境外之侵害營業秘密行為獲得關稅法337條救濟，
亦即關稅法337條可適用於發生在美國境外之侵害營業秘密行為。

對此，上訴人華奇主張，
依據2013年美國聯邦最高法院Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.（133 S. Ct. 1659,
1664）判決說明，法規皆應推定為不適用於境外犯罪行為，除法規內容明確指出具有境外
管轄性質。

對此，關稅法337條條文內容並無任何境外管轄說明，
故不應適用於本案情況，同時最高法院Kiobel案判決結果，亦應推翻前述TianRui案見解。

原告聖萊科特公司方面主張，華奇本該在ITC調查過程中即就境外管轄爭議提出質疑，
而不應拖延到上訴階段才提出；此外，ITC主張關稅法337條規範僅使用在進口至美國境內
之侵權產品及國內經濟損失，故實際上並未干涉發生在美國境外之行為，亦未被使用在美
國境外。

合議庭在口頭辯論程序中，認為Kiobel案並非討論關稅法337條，
並詢問華奇何以必須認定其可推翻TianRui案見解。

華奇僅回應表示CAFC應該重新檢視TianRui案，因為Kiobel案已駁斥其基礎論點。

就合議庭最終判決結果來看，前述理由似乎不夠充份。

針對二審結果，2016年9月，華奇公司決定向聯邦最高法院提出移審請願，
要求最高法院討論關稅法337條是否適用於發生在美國境外之侵害營業秘密行為之爭議問題。

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