韓國KAIST因未收到FinFET專利訴訟和解金 - 專利

韓國KAIST因未收到FinFET專利訴訟和解金相關收入，轉而控告其專利貨幣化代理人KIP
與訴訟資金融資者

https://bit.ly/3ytyRx5

這是一件專利權人與代理人因專利資產貨幣化後而延伸之金融糾紛，而且涉及當今熱門半
導體FinFET製程技術。起初當時，為了活化專利資產，獲取專利授權金收入，韓國科學技
術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）與外部專利資
產貨幣化顧問公司P&IB於2012年共同成立附屬機構KAIST IP Co.（KIP）來推動專利授權
活動。KIP於2016年成立美國子公司KAIST IP US LLC（後來更名為KIPB LLC., ；KIPB）
。

KIPB分別於2016年底與2019年初，在美國東德州聯邦地方法院提出FinFET相關專利侵權訴
訟案2:16-cv-01314，2:19-cv-00056，主張三星電子（Samsung Electronics）、高通（
Qualcomm）等公司所販售之半導體產品侵犯KIPB轉自KAIST所取得之一件美國專利USP#
6885055。

於2018年，德州法院陪審團判決三星產品構成侵權需支付4億美元損害賠償，但法官稍後
於2020年裁決，把相關支付金降低為2.03億美元後，KIPB與三星達成和解 。

https://imgur.com/a/BV5tfJx

KAIST因遲遲未收到2.03億美元和解金的任何相關收入，而狀告專利貨幣化合夥人
KAIST於2022年3月2日先在威斯康辛州密爾沃基（MILWAUKEE）州法院提起訴訟 [*4
(2022-CV-1342)]，控告其專利貨幣化合作夥伴KIP、P&IB、KIPB與訴訟資金融資者
Paulina Fundingco, LLC（Paulina）。

KAIST在訴訟中主要主張：
針對三星專利侵權訴訟，法官於2020年作出最終判決後已經過去多年，但KIP尚未將侵權
訴訟相關的任何收入交付給KAIST；
KAIST並且指責其所建立的專利授權業務附屬公司KIP未經其同意就與Paulina簽署訴訟融
資借貸交易。
KAIST在訴狀中揭露更多交易與爭議的背景資訊：
於2012年7月，KAIST和KIP簽署商業協議，KIP同意"積極運用KAIST授予的獨家許可或讓與
專利權，聚焦努力使KAIST擁有的知識產權盡可能帶來最大收入"。此商業協議的初始效期
雖然於2015年7月2日結束，但根據協議第4條，此協議此後每兩年自動延長效期。
於2016年7月，KIP和Paulina簽署 "預付遠期購買協議"（Prepaid Forward Purchase
Agreement, PFPA），Paulina將提供KIP高達600萬美元的專利訴訟資金；若專利訴訟勝訴
或獲得有利結果時，則Paulina將獲得350% 的投資回報。
於2019年10月2日，KAIST和P&IB雙方簽署 "KIP管理基本協議"（Basic Agreement for
Management of KIP Co., Ltd.）。同時，KAIST、KIP 和 KIPB之間也簽署利用FinFET專
利的 "收入分享協議" （Revenue Sharing Agreement）。該兩項協議約定了若干KIP運作
和相關收入分享細節，例如：在收到被授權人所支付資金後30天內 ... 將相關收益分成
金額存入 KAIST的銀行賬戶。
當KAIST和KIP於2019年10月簽署上述管理協議和收入分享協議時，KAIST並未被通知KIP和
Paulina之間存在任何合約關係義務。直到2020年底，Paulina與KIP所進行的合約相關仲
裁程序時，KAIST才獲悉KIP和Paulina間存在上述 "預付遠期購買協議"。
因應仲裁員命令，KIPB將2100萬美元存入密爾沃基市美國銀行的信託賬戶中。且KIP於
2021年，未事先通知KAIST，逕已指示向Paulina轉移2400萬美元。KIP與Paulina之間相關
仲裁的最終聽證會原本預定於2022年3月上旬舉行。
KAIST擔心，若KIP與Paulina仲裁達成和解，則KIP將依據仲裁結果動用相關信託基金來支
付Paulina；如此KAIST將失去信託基金中對應收入分享協議的KAIST應得份額。因此KAIST
提起訴訟，要求威斯康辛州法院凍結美國銀行在密爾沃基的信託帳戶保管的約2300萬美元
。

Paulina移轉管轄到聯邦法院，被告並要求撤回或駁回KAIST所提訴訟
Paulina於2022年3月12日在威斯康辛州東區聯邦地方法院提起訴訟 [*3
(2:22-cv-00317)]，要求將相關訴訟移轉到聯邦法院；KAIST稍後於2022年4月20日提出修
改後訴狀。

於是，被告們於2022年6月3日分別提出答辯狀，依據不同理由敦促威斯康辛州法院允許他
們提前退出由KAIST針對三星2.03億美元賠償金分配問題而提起的此項訴訟。

Paulina於答辯狀中辯稱：KAIST未能辯證說明Paulina通過仲裁信託基金回收投資報酬為
何是不公正或不公平的；Paulina只是試圖執行與KIP簽署的訴訟資助合約，取回應有的投
資報酬。如下列答辯狀所示：

https://imgur.com/lTz8cwl

KIP則辯稱：

（1）這是當事人多為韓國人，根據韓國合同所發生的爭議，且該韓國合約規定需在韓國
進行仲裁的韓國糾紛。依據第七巡迴法院判例，威斯康辛法院必需駁回KAIST所提起的此
項訴訟。如下列答辯狀所示：

https://imgur.com/RIKsFT1

（2）KIPB於東德州提起控告三星侵害的訴訟僅涉及美國專利，而KIPB從 Paulina獲得融
資資金純粹是為了美國專利訴訟所需。KIP相關被告辯稱：KAIST錯誤地認為根據雙方協議
，KIP、KIPB需要和KAIST討論美國專利維權的相關事宜。

KIP相關被告辯稱："針對美國專利，商業協議的四角規則都沒有討論權利或對KIP 施加任
何義務。事實上，針對KAIST並未對曾擁有的專利，在商業協議並沒有對KIP施加任何合同
義務，即KIP或KIPB應該做什麼"（"Nowhere in the four corners of the business
agreement discusses the rights or imposes on KIP any obligations concerning
the U.S. patent. Indeed, the business agreement imposes no contractual
obligation on KIP as to what KIP or KIPB should do in connection with the
patent that KAIST does not own,"）。

https://imgur.com/tE6S9xW

從三方簽訂協議得知授權費收入如何分配
KIP，KIPB於3月20日向法院提供書狀與附件以支持其所提動議，其中附件A~C揭露KAIST
、KIP 和 KIPB之間所簽署的三份協議。

從其中 "收入分享協議" 1A條款：KAIST和KIP認為，應從已簽訂本專利授權協議而自被授
權人收到的總金額（以下簡稱 "收入"）中，其中50% 是大韓民國專利的授權費，剩下的
50% 是美國專利的授權費。

而1C（1）條款說明KAIST相關的分配收入：從韓國專利的授權費（總授權費的50%）中扣
除韓國專利維權相關費用成本，和KIP運營的韓國預扣稅額後，65% 剩餘金額分配給KAIST
，剩餘金額的35%分配給P&IB。

KIP相關被告主張未違約的防禦立論，似乎是：
KAIST不擁有該訴訟的美國專利USP# 6885055。（該 '055專利讓渡紀錄是發明人轉讓給
P&IB，後續再轉給KIP，KIPB；KAIST並未擁有 '055專利）。其實，往往有價值的專利讓
渡是會在讓渡合約上言明讓渡期限的。所以，KIP主張最後還是以雙方讓渡合約為準。
KAIST所依據的三份合約均未加諸KIP任何美國專利相關的義務，KAIST所能分享的收入是
韓國專利相關的權利金收益。

https://imgur.com/yRsO7oQ

結語

當KIPB於2020年與三星達成專利侵權訴訟和解，且判決可收取2.03億美元損害賠償時，外
界以為歷經四年的長期訴訟後，KAIST將獲得豐厚的訴訟權利金收入。

但現在牽涉專利所有者KAIST、專利貨幣化公司KIP、KIPB和訴訟融資者Paulina進行的一
連串仲裁與訴訟，已使三方的複雜賠償金分配問題浮上檯面，使得KAIST原本預期應得的
高額損害賠償金收入恐怕更加遙遠，甚至還需先賠上一筆代理人紛爭費用，更糟糕可能更
影響後續#055專利的貨幣化活動。

本案可說是一件研究機構及大學值得學習的教案。南韓科學技術研究院（KAIST）如同我
國工研院(ITRI)，以先進技術研發為主，當考慮將技術轉化成現金之艱辛過程，尤其面臨
代理人合約擬定及法院訴訟攻防，更需要外部找到一支值得信賴訴訟團隊合作。

同時，也提醒廠商在選擇外部專利貨幣化公司、或專利訴訟資金融資者時，要慎選合作夥
伴，並審視三方合約約定的權益義務關係，廠商內部也要有人力適度參與了解外部專利貨
幣化公司運作；避免類似本案專利侵權訴訟勝訴，但提供專利武器彈藥的專利權人卻賠了
夫人又折兵分不到任何和解金/賠償金的窘境。

至於，取得和解金/賠償金後，雙方或三方如何分配議題？KAIST是國家機構研發經費來自
政府，所以需依照政府規定以一定比例回饋繳回，剩下部分再依當時合約約定進行分配。

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