自己在專利工程師的心路歷程 - 專利

大家好，之前有提過要分享自己任專利工程師的心路歷程，剛原本打了四分之三的內容了
，結果突然斷線，又沒備份，這次我先在word打好後才貼上來，給諸想入這領域(無論是
in house或in firm)的後輩一個參考，也請這領域的前輩不吝指教!

我是理工背景，一開始是任職研發工程師，後來內轉至智權任職專利工程師，那時內轉的
因緣為公司高層想針對新技術做一個評估，看有否技轉的需求及獲准專利維持的必要性，
以及那時因有所謂「專利蟑螂」(patent troll)「告知」侵權，故那時做了一系列的逆性
工程，進行侵權比對，當然我們也會去控訴別人，就是要談合解或合作等，那時資深的前
輩都負責OA、申復及訴訟(其實，這是我真正想學的)。

對於in house的智權，有些公司會與法務併在一起，有些會獨立出來，但智權法務所直屬
的主管機關通常都為總經理或董事長，與研發單位不同，它不透過中間其他權責機關，所
以幾乎公司經手的所有合約及技術發展，智權法務都會知道，也可說他掌握滿重要的一環
。

後來，我因學習OA及說明書的撰稿，當時我記得接到一間事務所的電話邀約，他們這專利
工程師職缺是負責說明書撰寫、OA、申復等，我那時一接起電話，他問我有沒有興趣去面
談，同時告知我「我們這個職缺是外勤哦，不是坐辦公室的」，因我在in house時，主要
負責跟研發工程師的對應，完全沒有與事務所的接洽經歷，都是前輩們給個大概，後來我
進到事務所，我了解當時我接到電話為何對方跟我說這職缺是外勤，有些事務所是業務與
撰稿工程師分開，業務專跑業務，接到客戶需求就轉給撰稿工程師來撰寫說明書，有些是
合在一起，跑業務的人與撰稿為同一人，因我當時選擇想先奠定根基，我是選擇分開的事
務所，但我覺得對於新人，有些簡單案件可讓他業務及撰稿統包會更有效率，因為如果完
全分開，業務從客戶端提供的資訊很難一次就齊備，中間的細節(習知前案、此發明技術
特徵、圖式)及該揭露的程度為何，這些都是透過公司業務得到的訊息，會與客戶端直接
提供撰稿人員更有斷層，但缺點就是客戶會追著你跑，如果分開的話，客戶是追著業務跑
；另一點，就是「計點制」，每間事務所不一，有些是以提供客戶進行第一次校稿就算完
成，有些須正式送件才算完成；

而我自己剛轉事務所時，非常不習慣，原因在於我常以「研發工程師」的角度來撰寫說明
書及claim，那時我老闆訓練我撰寫claim，我永遠記得他一句話「附屬項是有生命的」，
因為在in house我們都只看獨利項(因為它要件最少，最容易打侵權)，我從來都不知原來
附屬項也要布局，我老闆那時訓練我就是給我很大的撰稿量，非逼我迅速掌握每一案的技
術特徵，如何布局獨利項及附屬項，讓我那時學到很多，及說明書整體如何編排，中間的
邏輯關係如何調理，但說實話，在這時候，也是因為我待過in house與in firm後，我才
覺得我比較適應in house的生態，因為我還是有想碰些許技術，可以不那麼投入，但也不
能完全不摸，在in firm，因為它是by case的種類，有化學、機械、電機、網通….等各
門都有，但技術範疇往往無法用多於時間來深入，所以後來我轉回in house，然而，在
in firm後，也讓我了解到真正專利工程師的「定義」是什麼，我認為真正進這領域，自
己要有興趣才會走得長，其實，後來發現claim的迴避設計很好玩，我很樂在其中，

來到目前任職的in house後，跟先前待的in house因為負責的領域不同，我才來，這邊法
務與職權是併同一部門，且許多都以申請案居多，因有過去in firm的磨練後，到這邊輕
鬆許多，包含專利檢索的關鍵字如何下、及校稿作業(對於說明書、圖式及claim布局)，
且一看就知道合作的事務所功力如何，in house通常有些會自己撰稿，有些會委外合作事
務所進行，也是在這邊我磨練出如何做迴避設計，另一工作就是建置一申請系統及合約審
查，所以我在這邊時間也比較充裕，可以讓我多空閒可研讀國外案的法規，而我目前想學
習的就是國外案的專利布局，及訴訟，這是我在這領域還沒機會碰到的，其實我做任何轉
調都有我想學習的範疇規劃，也讓我覺得這領域好玩也在這裡，而這領域我也覺得是越老
越值錢，跟研發不一樣，它需要的是累積的經驗與經歷，也給各位朋友做一個參考，謝謝
大家!

--