美國國際貿易委員會337調查100天速審計畫 - 專利

【情報】美國國際貿易委員會337調查100天速審計畫相關回顧

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2013年6月24日，美國國際貿易委員會（ITC）
就關稅法337條不公平競爭行為調查，
著手開辦100天速審計畫（Section 337 100-day pilot program），
大幅縮短原先18個月之調查期程，以賦予337調查更多彈性。
對於訴訟雙方而言，允許其集中力量在特定議題攻防上，
爭取提前勝訴機會，大幅減少時間及金錢負擔，
同時也可以遏止專利流氓透過337條調查及其禁制令救濟來進行訴訟勒索。
ITC在正式立案前，將判斷被告當事人請求優先審理之重大議題，
是否屬於可決定最終調查結果之關鍵性議題（case-dispositive issues），
符合前述條件者，包括美國國內產業（domestic
industry）要件、原告當事人適格性（standing）
或可專利性（patent-eligibility）議題等，
並指示行政法官（ALJ）自立案日起100天內，
就前述關鍵性議題來完成事實調查、舉行聽證會並發佈調查決定（ID），
而訴訟兩造可於ID發佈後5天內，就該調查結果向ITC提出複審請願（review），
而ITC委員會將於30天內發佈複審結果。

一、僅有5件337調查案使用100天速審計畫
自ITC開辦100天速審計畫起，歷經3年，
至今共有5件337調查試用過100天速審計畫，
其中3件之優先審理議題為原告境內投資情形是否滿足美國國內產業要件
（domestic industry），1件為當事人是否具備發起訴訟適格性（standing）之爭議，
以及1件為基於美專利法101條（35 U.S.C. § 101）
可專利性要件之無效主張，值得注意的是，
倘若被告當事人在這些議題上勝出，將可直接使調查終結。
動用速審計畫之337調查案件，最終獲致各種類型結果，
如以前述5案件為例：

1. Certain Products Having Laminated Packaging,
Laminated Packaging, and Components Thereof（Inv. No. 337-TA-874）：
ITC指示行政法官優先審理美國國內產業要件議題，最終複審結果，
維持ALJ裁定原告國內投資情形未能滿足該要件，本調查案亦據此提前終結。

2. Certain Audio Processing Hardware And Software and Products
Containing Same（Inv. No. 337-TA-949）：
ITC指示ALJ優先審理原告當事人適格性議題，
為ITC首次將適格性爭議納入速審議題。
最終，行政法官裁定原告具備發起訴訟適格性，
並獲得ITC複審結果認可，本案據此回歸到正常337調查程序。

3. Certain Portable Electronic Devices and Components Thereof
（Inv. No. 337-TA-994）：
本案為ITC首次將專利法101條專利適格性爭議納入速審議題，
相關決定多少受到當時美國聯邦最高法院Alice Corp. v. CLS Bank案判決所影響。
ALJ最終裁決系爭專利因主張抽象概念而無效，並獲得ITC複審認可，
本調查案得以提前終止。

4. Certain Inflatable Products with Tensioning Structures
（Inv. No. 337-TA-1009）：
ITC指示行政法官優先審理美國國內產業要件議題，
然訴訟雙方選擇在ALJ發佈調查結果之前達成和解。

5. Certain Silicon-On-Insulator Wafers（Inv. No. 337-TA-1025）：
ITC委員會於2016年10月19日成立本次調查，指示ALJ優先審理美國國內產業要件議題，
檢視為非專利實施實體（NPE）之原告Silicon Genesis Corporation，
其被授權人（未列名本案共同原告）在美國境內投資及開發應用系爭專利活動情形，
是否滿足前述要件。

二、優先審理之議題，必須為足以決定整個調查結果之關鍵性議題

然而，並非所有看似重要之議題，皆為影響最終調查結果之關鍵性議題，例如：

1. Certain Quartz Slabs and Portions Thereof II, Inv.（No. 337-TA-1017）：
本案中，ITC拒絕被告建請優先審理2項設計專利有效性爭議，
理由在於該爭議僅涉及5項系爭專利中之其中2項，
故顯然不是可決定整個調查結果之關鍵性議題。

2. Certain Industrial Control System Software,
Systems Using Same, and Components Thereof, Inv.（No. 337-TA-1020）：
ITC於本案中確定屬於公共利益考量之議題，不適用100天速審計畫。
被告3S-Smart Software Solutions主張原告Rockwell Automation公司之系爭專利，
目前正由標準組織OPC
Foundation審查是否具標準必要性，倘若審查結果為是，
則依據該組織智財權政策規定，
將要求專利權人無條件授權包含3S在內的其他所有OPC會員，
故ITC應啟動100天速審計畫，
來優先審理系爭專利是否具標準必要性並負有強制授權義務之議題。
最終，ITC委員會拒絕被告請求，認為專利是否為SEP及帶有強制授權義務之爭議，
顯然只對ITC考慮是否頒布禁制令方面構成影響，
而不會對被告侵權行為是否違反關稅法337條之認定上構成影響，
故屬於法定公共利益考量範疇；
程序上，ITC僅在調查結果確認被告侵權行為違反關稅法337條，
以及確認受侵害之有效知識產權範圍和侵權產品之後，
方考量公共利益要素，以評估禁制令發佈之具體衝擊影響，
故3S所建請優先審理之議題，不適宜在337調查初期進行處置，
以及不適用100天速審計畫。

三、評析
2013年至2016年間，ITC僅就5件337調查案試辦過100天速審計畫，
試辦頻率不佳情形曾招致美國國會等關切，
然實際原因應為欲優先審理之議題，必須足以決定整個調查結果，
而此一前提並不時常存在。
鑒於前述337-TA-1017、1020及1025等案皆為2016年下半年成立，
顯示ITC仍然持續受理訴訟兩造相關請求，
故儘管100天速審計畫目前尚未制度化，
337調查當事人仍可在立案調查初期，就對己方有利之關鍵性議題，
考慮向ITC委員會提出100天速審請求。
ITC是否同意啟動速審，其主要考量顯然在於希望優先審理之議題，
是否屬於可決定整個調查結果之關鍵性議題。
參考既有案例至少有三類型議題符合：
（一）美國國內產業要件議題，足以決定被告侵權行為，是否違反關稅法337條；
（二）可專利性議題，足以決定被告是否侵害一項有效專利，
然若該主張僅牽涉部分系爭專利，仍不足決定整個調查結果；
（三）適格性議題，足以決定原告是否具備發起訴訟之資格。

不正當行為、專利不當使用等積極抗辯，雖可使專利權人無法行使其權利，
理論上具有決定性，可能適用在100天速審計畫，
然必須以被告當事人在調查初期，即主動放棄侵權及有效性爭論為前提，
此類情況甚為少見，故目前尚無實際個案，使ITC有機會來討論決定；
美專利法102條新穎性要件、103條非顯而易知性要件以及侵權分析主張，
因涉及系爭專利文字用語解釋，且必須以所有專利皆無效或皆未侵權為前提，
故亦不太可能用來進行速審，ITC至今長達3年試辦結果，
也確實顯示此些議題還沒有被使用在速審上。

最後，337調查僅提供禁制令救濟，
標準必要專利及F/RAND授權義務等爭議，
僅對ITC核發禁制令救濟是否損害公共利益之問題構成影響，
而無涉被告侵權是否違反關稅法337條之認定，
故顯然不能使用在100天速審計畫。

參考資料
USITC 337Info - Unfair Import Investigations Information System
USITC Electronic Document Information System (EDIS)
ITC Law Blog

（以上網站可取得關稅法337條調查案件資訊與檔案文件，
包含文中提到曾經使用或請求使用100天速審計畫之多件337調查）

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