美上訴法院認定母專利與子專利『請求項 - 專利

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美上訴法院認定母專利與子專利『請求項用語』須具相同意義：ProFoot v. Merck

本案（ProFoot, Inc. v. Merck & Co. Inc, No. 2016-1216）為美國聯邦巡迴上訴法院（
CAFC）合議庭就出現於美國專利編號6,845,568（簡稱568專利）以及美國專利編號6,564,465
（為568專利母專利，簡稱465專利）之請求項用語「自然狀態量測器」（neutralizer）是
否帶有不同意義進行分析。465專利內文說明前述量測器用語需由三項物件組成，然而568
專利則並未提到此三項物件。合議庭最終參考568專利說明書及465專利申請審查歷程紀錄
，駁回原告請求項解釋差異原則（doctrine of claim differentiation）主張，認定568
專利「量測器」用語亦需具備三項物件，維持聯邦地方法院一審解釋結果及被告未侵權判
決，並特別說明發明人/申請人若欲使子專利與母專利之相同用語帶有不同意義，則應在申
請期間提出聲明解釋，或修改專利敘述使其涵蓋不同權利範圍。

一、本案背景
2011年12月20日，持有568專利之美國足部護理產品研發製造商ProFoot公司，聯同專利發
明人Eric G. Ward（亦為465專利發明人）向美國伊利諾州北區聯邦地方法院控告美國默克
藥廠（Merck & Co., Inc.）等侵害568專利（Eric Ward, et al v. Walgreen Company, et al,
1:11-cv-09004）。568專利名稱為「用於運動鞋類之高性能鞋床」（High Performance Foot
Bed for Sports Equipment），其發明描述一種訂做客製化運動鞋床之方法，客製化鞋床
可提升運動員在從事滑雪、滑冰和騎車等運動時之足部舒適度。568專利請求項1內容教導
使用一種被稱為「自然狀態量測器」（neutralizer）之特殊裝置，由受測者一次將一隻腳
放置於該量測器上，並由專人引導操作該量測器，以確定當事人足部於何種角度下可使腳
踝部位處於最自然舒適狀態。568專利說明書解釋，為確定受測者腳踝部位是否處於最自然
舒適狀態，專人應以目視檢查腳踝肌腱部位是否處於鬆弛狀態或是否正常活動，並出示兩
種不同量測器實施方案（下圖所示）。

568專利內文並未說明前述「自然狀態量測器」由哪些元件構成，然而作為母專利之465專
利內容，則清楚說明該量測器由「一載台、一量角器以及一支撐足部之可調角度踏板」（
“said neutralizer having a housing, protractor, an angularly adjustable plate
capable of supporting a foot”）所構成。對此，地院承審法官在馬克曼聽證會中，亦
將568專利「自然狀態量測器」用語解釋為需要一載台、一量角器以及一支撐足部之可調角
度踏板。前述解釋結果，致使568專利權利範圍受到顯著限縮，原告ProFoot被迫承認被告
默克藥廠 Dr. Scholl's®系列足部護理產品並未侵害568專利。審後ProFoot提出上訴，質
疑地院在解釋「自然狀態量測器」用語上過度仰賴568專利說明書和465專利申請審查歷程
紀錄，以及不當將專利說明書之解釋內容視為請求項限制要件，並主張應以足部舒適角度
量測功能，而非任何特定實體物件，來定義該「自然狀態量測器」用語。前述主張致使二
審討論之主要爭議，為568專利之「自然狀態量測器」用語解釋，是否應與母專利（465專
利）之相同用語解釋有所區別。

二、二審結果
二審合議庭就568專利「自然狀態量測器」用語一審解釋結果進行重審（de novo），主要
採用Phillips v. AWH Corp.（415 F.3d 1303, 1312–13, Fed. Cir. 2005）案聯席判決
所說明之請求項解釋原則，要點包括參考內部證據（intrinsic evidence，專利全文以及
專利申請審查歷程紀錄），來瞭解相關技術領域具通常知識技藝水平人士對於系爭請求項
用語之慣常理解情形。

合議庭認為，參考568專利全文敘述，儘管其中並未述及「載台、量角器以及可調角度踏板
」此三項元件，然而量測器若無前述元件，則不可能執行請求項1所述之測量方法（受測者
將右腳放置於量測器上以測量角度），且568專利說明書所出示之兩種量測器實施方案，亦
顯示具備前述三項元件，故認定專利內部證據支持一審地院解釋結果，並駁回原告過於寬
廣之解釋主張。

合議庭認為465專利申請審查歷程紀錄亦可支持地院解釋結果，其中記載465專利請求項1內
容在申請審查期間被修改為需要一種具備前述三項元件之量測器，來執行所述測量方法，
此可顯示子專利發明人是如何理解「自然狀態量測器」用語；儘管568專利本文敘述並未提
到此些元件，然發明人過去並未宣告子專利之「自然狀態量測器」用語必須與母專利之相
同用語有所不同，且未曾教導外界應如何理解子專利之「自然狀態量測器」用語；倘若專
利發明人希望賦予某特定用語一特別解釋，則必須在說明書中明確告知，或適當修改專利
內容以使其能涵蓋較寬廣權利範圍。依據前述理由，合議庭駁回原告提出之請求項解釋差
異原則主張。

三、評析
CAFC於Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc（138 F.3d 1448, 1457, Fed. Cir.
1998）案判決中說明，倘若一項專利多個請求項內容，各自敘述彼此獨立不同之功能，則
依據請求項差異原則，不同請求項內容應被解釋成主張不同權利範圍，亦即在詮釋時不應
有權利範圍完全相同之複數請求項存在於同一專利中；同理，倘若獨立項與附屬項的目的
和功能不同，附屬項之限制要件應為獨立項所包納，則獨立項中特定用語之解釋結果應大
過附屬項中之相同用語，否則獨立項與附屬項無異。然而，本案結果顯示，請求項解釋差
異原則，並不能完全適用在子專利與母專利出現相同用語之情況，亦即不能保證兩者將獲
得不同解釋結果。本案中，儘管465專利（母專利）敘述「量測器」需要「載台、量角器以
及可調角度踏板」三項元件，而568專利（子專利）則省略說明此三項元件，兩項專利之極
高度相似性，以及發明人未曾予以區分，仍導致母專利對於量測器用語之說明，被使用在
理解子專利相同用語上。是故，子專利之特定用語意義，若必須與母專利相同用語有所不
同，則發明人/申請人應在申請審查期間特別提出聲明，並說明應如何理解子專利之相同用
語。

美國密蘇里州立大學法學院教授Dennis Crouch於其知名部落格Patently-O中，就本案提出
一個有趣問題，其認為法庭所參考之465專利申請審查紀錄，所實際代表的應是專利發明人
對於量測器用語之理解，而非相關技術領域具通常知識技藝水平人士之慣常理解，故其能
否代表法院請求項解釋原則中具習知技藝人士對系爭用語之客觀理解結果，值得討論。

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