波士頓大學LED專利侵權案 賠償金議題後續 - 專利

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本案為美國麻薩諸塞州波士頓大學基金會於2012年12月14日向麻薩諸塞州聯邦地方法院控
告台灣LED晶片顆粒製造商晶元光電（Epistar Corp.，簡稱晶電）及其兩家客戶億光電子
（Everlight Electronics Co. Ltd.）及光寶科技（Lite-On Inc）進口美國販售之氮化
鎵LED（GaN LED）藍光照明產品，侵害波士頓大學持有之美國專利編號5,686,738。2015
年11月19日陪審團庭審結果，認定三家被告LED產品直接侵害738專利、晶電誘引其他兩台
廠被告侵害前述專利，以及晶電及億光電子事前知悉情形構成惡意侵權，共判決一次性權
利金（lump-sum royalty）侵權賠償共約1370萬美元（參見下表一）。相關詳細介紹，可
參考產業資訊室文章： 【波士頓大學LED案】法院同意億光提議重審損害賠償金計算

庭審後，被告主張陪審團所判決之一次性權利金（lump-sum royalty）賠償數字，缺乏實
質證據基礎，理由為原告專家證人主張乃針對持續性權利金（running-royalty）形式，
而非一次性權利金。一審法官同意被告主張，決定採用最大減免原則（maximum
recovery rule），就被告晶電及億光之權利金賠償數額部分進行各100萬美元減免，並要
求原告選擇接受減免或重新舉行庭審。原告要求就賠償減免決定提出中間上訴（
interlocutory appeal），雖獲得一審法院同意，但遭CAFC駁回上訴請求。未來，原告或
可能選擇接受前述減免結果，或同意重新舉行庭審。

一、一審情形
庭審中，原告專家證人就權利金計算議題所提出主張，乃持續性權利金之計算結果，而非
一次性權利金（lump-sum royalty），然而，原告律師團所主張救濟，為要求被告支付一
次性權利金，同時陪審團最終判決之賠償數字，亦屬於一次性權利金。前述情形，導致陪
審團之賠償判決，缺乏實質證據基礎。據此，被告方面提出聲請，要求法庭減少既有陪審
團判決之賠償數額（remittitur），或就侵權賠償議題重新舉行庭審。

一審法官同意被告聲請，並做出結論，認為原告庭審專家證人主張，雖無法支持陪審團之
一次性權利金計算結果，但可以支持相同賠償數額作為持續性權利金之情況。最終，一審
法官參酌相關證據結果，認定就本案兩位被告晶電及億光之賠償部分，可適用100萬美元
之最大減免原則，並諭令原告可選擇接受前述減免數字，或重新舉行庭審。

對於前述選擇，原告波士頓大學要求法官允許其就減免數字決定提出中間上訴，以尋求
CAFC釐清最大減免原則應如何適用。原告認為，法庭在考慮減免數字上，僅採用可支持既
有判決數字做為一次性權利金之相關證據，而忽略可支持該數字做為持續性權利金之證據
部份，此一作法為不妥。由於前述減免決定尚非最終判決結果（non-final），為不可上
訴性質，一審法官必須考量三項因素：（一）是否涉及核心法律問題；（二）是否存在實
質意見分歧；（三）是否有助於本案審理進行，以決定可否提出上訴。

最終，一審法官認為，核心法律問題可為，法庭在考慮最大減免原則上是否只能採用陪審
團所選擇之一次性權利金方案；其次，本案確實存在實質意見分歧，以及若交付CAFC裁決
，且原告勝訴，將無需就賠償計算議題重新舉行庭審，將可加快本案審理。上述理由，一
審法官同意原告上訴，並修改原先賠償減免命令，要求CAFC釐清以下問題：

一審法庭在使用最大減免原則上，是否僅能以陪審團所選擇之特定權利金形式為基礎（如
本案為一次性權利金形式），抑或可變更成相關證據紀錄所支持之其他權利金形式（如持
續性權利金）？

二、中間上訴結果
2016年9月30日二審合議庭判決（2016-127）中，再次考慮前述提到，判斷一項非終判決
定（non-final decision）能否提出上訴之三項因素，並說明上訴一方對此負有舉證責任
。合議庭認為原告未能提出充分理由，來說服CAFC應受理此次上訴，並駁回其上訴請求。
合議庭說明如下：
（一）一審法院之減免賠償命令中，並不存在可迅速作出裁決之抽象法律問題（“
abstract legal issue” that can be decided “quickly and cleanly”），且可能將
牽扯到應由一審法院先行解決、存在於本案之許多事實爭議問題，諸如參酌相關證據後之
最大減免數字應為多少、以及當中應如何適用整體市場價值原則等等。
（二）減免賠償數字議題上，似未存在任何實質意見分歧情形。儘管原告方面希望一審法
院能作出其他結論，然其主張及所引述之判例，所討論的是陪審團侵權賠償判決之適當性
，而並未引導合議庭注意主要問題所在，亦即地院在考慮最大減免原則上可否連帶考慮持
續性權利金形式。似是而非之爭議問題，不足以構成意見分歧情形。

三、評析
本案之侵權賠償議題，在中間上訴請求遭駁回後，目前尚無重大進展，或可能因為兩造目
前正就一審其他所有議題判決進行上訴，必需等待二審結果，然而參考先前情形，預估重
新舉行庭審之機會較高，據此原告亦可重新主張可受相關證據紀錄支持之持續性權利金形
式，或可避免侵權賠償數字之減免。

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