歐洲法院判決裁定魔術方塊圖案商標無效 - 專利

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2016年11月10日，為歐盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）體系
中最高層級法院之歐洲法院（European Court of Justice，ECJ）發佈Simba Toys上訴案
判決，推翻歐盟智慧財產局（EUIPO）歐洲內部市場協調辦公室（Office for
Harmonization in the Internal Market，OHIM）以及普通法院（General Court，屬歐
盟法院體系之初審法院）先前認定英國一家遊戲玩具製造公司Seven Towns Ltd於1999年
向EUIPO註冊、外觀上與一般魔術方塊無異之三維立體拼圖方塊商標（註冊編號162784，
參見圖一）為有效之裁決結果，並將案件發回EUIPO重新審理。
一、本案概述
歐盟執委會所頒布之2009年歐洲商標規範（最新修訂版本）說明，一種圖案可否註冊成為
商標之條件，其中包含：（一）該圖案能透過等個人名稱、設計、字母、數字、商品形狀
或其包裝形狀等形式來清楚呈現（第4條）；（二）該圖案可用於辨識某特定公司企業之
商品或服務（ capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings）（第4條）；（三）該圖案外型及其
他特徵，並非完全出自於所代表商品之本質（the shape, or another characteristic,
which results from the nature of the goods themselves，例如類型、質量、數量、
預期用途目的、價值、地理起源或貨物生產或提供服務時間，或貨物或服務本身之其他顯
著特徵），以及並非商品所實施技術功能之必備要件（the shape, or another
characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result）（第
7條第1款e項）。另一方面，第7條第1款f項亦規定，有違公共利益、政府政策或良善道德
風俗之圖案，亦不可註冊成為商標。本案爭議，主要在Seven Towns之三維立體拼圖方塊
商標是否滿足前述第三項條件。

本案背景，為德國一家玩具製造公司Simba Toys GmbH & Co. KG，在2006年就前述立體拼
圖方塊商標提出無效申請，主張該商標外型圖案揭示了魔術方塊益智解謎用途上所必需之
內部旋轉功能，理由在於其外觀設計，亦即由黑色外框線所構成之格子狀結構圖案，並不
屬於一種裝飾構想，而是單純為了執行內部旋轉功能，因為加上這些黑色框線之用意，是
為了區隔可以透過旋轉來分離之九個格子拼圖，並讓使用者能夠理解這些格子是可以透過
旋轉來分離及替換的。此一外觀設計特徵既具有功能性，則應受專利而非商標保護。

前述無效申請，先後為負責商標註冊事務之OHIM及普通法院所駁回，其說明理由，為該商
標外觀設計，亦即由黑色外框線所構成之格子狀結構圖案：（一）可用於辨識商標持有人
之商品或服務（Seven Town公司遊戲玩具產品線中確實有魔術方塊產品）；（二）並未明
確揭示魔術方塊之益智解謎用途，故不能認定商標圖案設計乃出自於商品本質；（三）魔
術方塊之內部旋轉功能，應為魔術方塊內部之不可見機制所產生，而非外觀圖案設計，是
故並未揭示內部旋轉功能，甚至並未透露方塊本身是否具備該項功能。前述理由，普通法
院同意並維持OHIM裁決結果，認定該商標符合歐盟商標規範。

前述結果，Simba Toys選擇再上訴ECJ（Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO，Case C30/15）。2016年5月25日，ECJ波蘭籍佐審官（Advocate General）Maciej Szpunar就本
案發佈意見書，認為普通法院在判斷Seven Towns商標無效主張上，未能正確考慮商標圖
案特徵是否揭示魔術方塊內部旋轉功能之問題，故應推翻其有效判決。Szpunar認為，倘
若一商標之立體圖案僅由一商品外觀所構成，且該商品本身僅實施一項技術功能，不存在
任何非功能性特徵，則此種圖案應不可註冊為商標，原因在於此類商標，可能會阻礙其他
市場競爭對手販售具備相同或類似功能但不具相同外觀之產品，並違反公共利益；商標本
身不應讓持有人同時取得實際商品外觀和所實施功能之壟斷權利；就本案情形而言，事實
上，Seven Towns立體魔術方塊商標之圖案設計，除存在涉及實施內部旋轉功能之特徵外
，並不存在其他清楚可辨識之裝飾性特徵，故將此圖案作為商標，將可能限制其他業者在
市場上販售具有相同旋轉功能之益智解謎產品。

2016年11月10日ECJ判決大致同意佐審官見解，說明EUIPO及普通法院在判斷商標外型圖案
是否揭示技術功能方面，應仔細詮釋實際產品之技術功能，以及該商標圖案是否存在其他
非功能性裝飾要素；ECJ亦認為，本案系爭商標圖案為一種三維立體拼圖方塊，也就是說
，並未侷限於具有旋轉能力之拼圖方塊，同時商標持有人也並未在註冊申請書中特別註明
該圖案具有旋轉能力，故也不能完全排除此商標圖案揭示實際商品本質之可能性，以避免
其權利範圍不當擴大，並連帶排除操作原理雖不同、但亦具立方形狀之所有立體拼圖產品
。依據前述，ECJ決定廢棄普通法院判決，並發回EUIPO重新考慮本案。

二、評析
商標之主要好處，在於只要持續支付展延費用，則商標保護期可為永久性，不像專利等存
在到期失效日。本案之主要影響，在於可能會導致許多註冊於歐盟境內、以實際商品外觀
為藍本之立體圖案商標受到有效性挑戰。

德國Simba Toys公司耗時十年來挑戰英國Seven Towns公司三維立體拼圖商標之案例，說
明一項商標圖案之特徵，不應為實際商品技術功能實施之必備要件，如黑色外框線構成之
格子狀結構圖案，為使用者實施魔術方塊旋轉功能上所需；同時亦不應將僅具單一功能商
品之外觀做為商標圖案，如將立方狀魔術方塊外觀直接當作商標，導致揭示商品本質及保
護範圍不當擴大，並阻礙市場競爭，進而損害公共利益。

商標圖案揭示了實際商品所實施之技術功能，聽起來仍頗為抽象，如何更清楚理解？可參
考以下ECJ兩件判例：

1. Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99)：
飛利浦案中，荷蘭電子公司飛利浦所註冊之商標圖案（見圖二），其採用電動刮鬍刀頭之
常見外觀，顯然可揭示刮鬍刀產品所實施之刮鬍功能。
2. Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade
Marks and Designs) and Mega Brands Inc. (Case C8/09)：樂高案中，丹麥玩具公
司樂高所註冊之紅磚圖案商標（見圖三），邏輯上，其整體外型、表面螺栓、下側空心及
內孔位等特徵（儘管此些特徵並不可見），皆為一般玩具磚實施裝配、排列組合及固定等
功能所必需之要件。
然而，本案結果仍招致許多反對意見，認為市面上仍存在許多外觀圖案或形狀上不同、或
不具備旋轉功能之立體拼圖產品，故ECJ認為Seven Towns商標圖案將阻礙其他益智解謎立
體拼圖產品銷售，並進而損害公共利益之看法令人困惑，亦顯著不利於保護商標圖案及實
際產品本身之創新成果。

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