收到美國的Election/Restriction通知 - 專利

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各位版上先進好:

小弟是專利新手,在事務所實習目前滿三個月。

過去接過台灣跟中國的OA案,但這次第一次遇到美國的election/restriction通知,

小弟對於美國審查基準並不孰悉,有些疑惑想請教版上各位先進。


這次收到美國election/restriction通知的案子一開始並非是我們事務所申請的,只

是後來不知道是什麼原因,就轉給我們事務所處理了。

這個案子請了一個方法的發明跟物的發明,該方法是使用該物來達到目的,但審查委

員認為這兩個發明是獨立的發明,且兩個發明之下也有請不同的實施態樣(species),

所以發了Election/Restriction通知。



舉例說明:

該發明申請有下面兩個發明:

Group 1: Claim 1-10 為方法X的發明,下面有a, b, c 三個species

Group 2: Claim 11-20 為物Y的發明,下面有d,e,f 三個species



申請人決定選擇Group 1,但是a, b, c 三個species中想要同時選擇a, b 兩種。

原本以為可以單純建議對方請分割案解決就好,但偏偏實施方式中只有揭露a的數據。

這樣一來,

1. 本案似乎無法單純提分割案了事,因為claim並沒有被說明書所支持;又

2. 如果請申請人補充實施方式後改提CA或CIA的話,在程序或審查上是否會遇到什麼

阻礙或困難呢?


以上,若敘述或觀念有誤還請版上先進們不吝指正,也請各位先進給予小弟一些建議,

小弟萬分感激。

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All Comments

Anthony avatarAnthony2017-12-04
你要不要先弄清楚 "claim被說明書所支持"是指什麼....
Poppy avatarPoppy2017-12-06
依照你上面的觀念 很多生技 醫藥 化學 材料案
Queena avatarQueena2017-12-10
都只能 Claim 到實施方式有揭露的範圍....
Jacob avatarJacob2017-12-11
"範圍過廣而無法支持" 跟 "說明書無法支持"
Mia avatarMia2017-12-13
是兩碼子事
Eden avatarEden2017-12-15
還有 美國的限選 並不等於發明單一性的核駁
Lucy avatarLucy2017-12-19
而且委員不是幫你分好群了 你幹嗎還要再細分到species
Zenobia avatarZenobia2017-12-22
不用想這麼多 先選一組給他審
Iris avatarIris2017-12-24
OA有要求選species再選即可...
Hazel avatarHazel2017-12-28
看內文原po應該是生物or材料相關的,那個species應該是OA
要說的 不是原po自己分的... 生醫很常見到species
Megan avatarMegan2017-12-31
審查委員都幫你分好了 你就選一個發明選一個species給他審
你選兩個species他一定又會再發一次OA或直接口頭告知你的美國
代理人請選一個species
Frederic avatarFrederic2018-01-07
你就直接跟申請人講不選的話會帶給審查官serious burden
結案
通常生醫方面的species還是盡量選跟數據有關的種類
Olivia avatarOlivia2018-01-10
不然到時候答辯會啞口無言..
Delia avatarDelia2018-01-11
比如說用來做實驗的細胞種類明明是老鼠,會產生激素A
Madame avatarMadame2018-01-14
但我們寫在一實施例中通常會列舉一堆激素 B, C ,D, E
Delia avatarDelia2018-01-18
這時候若B, C, D, E有可能有的激素不是老鼠 而是細菌或別的
物種的相似激素...但根本沒做 也不是發明人要申請的主要標的
Jessica avatarJessica2018-01-23
我最近真的遇到一件要我把claim限到做實驗的動物種類,一開
始美國代理人還覺得不合理想爭取,但審委踩得很硬,客戶決定
限縮物種後就過了...
Wallis avatarWallis2018-01-26
其實你故意選那種僅是列舉但不同物種的種類,除非有很合理
Tom avatarTom2018-01-28
的理由... 實在很難去答辯。覺得跟半導體或結構類型的發明
不太依樣
重點還是實驗裡的東西(通常)就是發明人想要保護的
也沒必要去選一個無關的種類
Sandy avatarSandy2018-01-29
那當初何必寫三種不同的縫合方式...
Harry avatarHarry2018-02-03
希望拿到較大保護範圍 ---> 結果多寫三種未經實驗的縫合方式
....... 怎覺得有點怪怪的
Odelette avatarOdelette2018-02-05
無論如何寫了就是要選,通常選species去traverse的機率很小
Harry avatarHarry2018-02-07
之後若其他species沒辦法rejoin要提分案再提
Susan avatarSusan2018-02-07
但答辯就是各人造業各人擔 沒任何實驗數據或說明內容可支持
也不是你的事 說明書寫完定稿就是這樣
Charlotte avatarCharlotte2018-02-07
你英文可以嗎?怎不直接打給美國審查委員討論問題的爭點
Jessica avatarJessica2018-02-11
盡量選。同時做traverse說ab是同一species。搞不好審
委同意
Puput avatarPuput2018-02-11
選species只是選來參考用的,回覆時不需將權利範圍限縮到
Andy avatarAndy2018-02-13
所選的下位概念,若你獨立項或靠其他特徵即可建立進步性,
Sandy avatarSandy2018-02-15
那麼你的範圍會涵蓋所有下位概念