收到美國的Election/Restriction通知 - 專利

Brianna avatar
By Brianna
at 2017-12-02T23:26

Table of Contents

各位版上先進好:

小弟是專利新手,在事務所實習目前滿三個月。

過去接過台灣跟中國的OA案,但這次第一次遇到美國的election/restriction通知,

小弟對於美國審查基準並不孰悉,有些疑惑想請教版上各位先進。


這次收到美國election/restriction通知的案子一開始並非是我們事務所申請的,只

是後來不知道是什麼原因,就轉給我們事務所處理了。

這個案子請了一個方法的發明跟物的發明,該方法是使用該物來達到目的,但審查委

員認為這兩個發明是獨立的發明,且兩個發明之下也有請不同的實施態樣(species),

所以發了Election/Restriction通知。



舉例說明:

該發明申請有下面兩個發明:

Group 1: Claim 1-10 為方法X的發明,下面有a, b, c 三個species

Group 2: Claim 11-20 為物Y的發明,下面有d,e,f 三個species



申請人決定選擇Group 1,但是a, b, c 三個species中想要同時選擇a, b 兩種。

原本以為可以單純建議對方請分割案解決就好,但偏偏實施方式中只有揭露a的數據。

這樣一來,

1. 本案似乎無法單純提分割案了事,因為claim並沒有被說明書所支持;又

2. 如果請申請人補充實施方式後改提CA或CIA的話,在程序或審查上是否會遇到什麼

阻礙或困難呢?


以上,若敘述或觀念有誤還請版上先進們不吝指正,也請各位先進給予小弟一些建議,

小弟萬分感激。

--
Tags: 專利

All Comments

Anthony avatar
By Anthony
at 2017-12-04T16:54
你要不要先弄清楚 "claim被說明書所支持"是指什麼....
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-12-06T15:33
依照你上面的觀念 很多生技 醫藥 化學 材料案
Queena avatar
By Queena
at 2017-12-10T16:09
都只能 Claim 到實施方式有揭露的範圍....
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-12-11T01:53
"範圍過廣而無法支持" 跟 "說明書無法支持"
Mia avatar
By Mia
at 2017-12-13T18:06
是兩碼子事
Eden avatar
By Eden
at 2017-12-15T00:36
還有 美國的限選 並不等於發明單一性的核駁
Lucy avatar
By Lucy
at 2017-12-19T02:50
而且委員不是幫你分好群了 你幹嗎還要再細分到species
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2017-12-22T22:16
不用想這麼多 先選一組給他審
Iris avatar
By Iris
at 2017-12-24T10:24
OA有要求選species再選即可...
Hazel avatar
By Hazel
at 2017-12-28T09:49
看內文原po應該是生物or材料相關的,那個species應該是OA
要說的 不是原po自己分的... 生醫很常見到species
Megan avatar
By Megan
at 2017-12-31T13:55
審查委員都幫你分好了 你就選一個發明選一個species給他審
你選兩個species他一定又會再發一次OA或直接口頭告知你的美國
代理人請選一個species
Frederic avatar
By Frederic
at 2018-01-07T23:09
你就直接跟申請人講不選的話會帶給審查官serious burden
結案
通常生醫方面的species還是盡量選跟數據有關的種類
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-01-10T03:49
不然到時候答辯會啞口無言..
Delia avatar
By Delia
at 2018-01-11T05:53
比如說用來做實驗的細胞種類明明是老鼠,會產生激素A
Madame avatar
By Madame
at 2018-01-14T00:46
但我們寫在一實施例中通常會列舉一堆激素 B, C ,D, E
Delia avatar
By Delia
at 2018-01-18T07:44
這時候若B, C, D, E有可能有的激素不是老鼠 而是細菌或別的
物種的相似激素...但根本沒做 也不是發明人要申請的主要標的
Jessica avatar
By Jessica
at 2018-01-23T05:14
我最近真的遇到一件要我把claim限到做實驗的動物種類,一開
始美國代理人還覺得不合理想爭取,但審委踩得很硬,客戶決定
限縮物種後就過了...
Wallis avatar
By Wallis
at 2018-01-26T02:39
其實你故意選那種僅是列舉但不同物種的種類,除非有很合理
Tom avatar
By Tom
at 2018-01-28T01:45
的理由... 實在很難去答辯。覺得跟半導體或結構類型的發明
不太依樣
重點還是實驗裡的東西(通常)就是發明人想要保護的
也沒必要去選一個無關的種類
Sandy avatar
By Sandy
at 2018-01-29T14:07
那當初何必寫三種不同的縫合方式...
Harry avatar
By Harry
at 2018-02-03T07:34
希望拿到較大保護範圍 ---> 結果多寫三種未經實驗的縫合方式
....... 怎覺得有點怪怪的
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-02-05T03:58
無論如何寫了就是要選,通常選species去traverse的機率很小
Harry avatar
By Harry
at 2018-02-07T04:08
之後若其他species沒辦法rejoin要提分案再提
Susan avatar
By Susan
at 2018-02-07T10:16
但答辯就是各人造業各人擔 沒任何實驗數據或說明內容可支持
也不是你的事 說明書寫完定稿就是這樣
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-02-07T22:54
你英文可以嗎?怎不直接打給美國審查委員討論問題的爭點
Jessica avatar
By Jessica
at 2018-02-11T00:46
盡量選。同時做traverse說ab是同一species。搞不好審
委同意
Puput avatar
By Puput
at 2018-02-11T07:38
選species只是選來參考用的,回覆時不需將權利範圍限縮到
Andy avatar
By Andy
at 2018-02-13T06:35
所選的下位概念,若你獨立項或靠其他特徵即可建立進步性,
Sandy avatar
By Sandy
at 2018-02-15T02:24
那麼你的範圍會涵蓋所有下位概念

華碩專利控告宏達電是中國訴訟前哨站?

Candice avatar
By Candice
at 2017-12-01T09:37
[情報] 華碩專利控告宏達電是中國訴訟前哨站? http://bit.ly/2zHa1bS 據中國政法大學知識產權法研究中心特約研究員李俊慧之微博,日前,台灣宏達國際電子 股份有限公司、宏達通訊有限公司(以下統稱HTC)因涉嫌專利侵權,於北京知識產權法 院挨告,而原告是一家位於美國德州的NPE公司L2 M ...

美國專利商標局對專利官費調漲2018年1月1

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2017-11-29T09:55
[情報] 美國專利商標局對專利官費調漲2018年1月16日起 http://bit.ly/2BlHTvC 雖然,美國國會正在討論公司稅減免的稅收改革法案,但USPTO專利費卻將於2018年1月16 日起上漲。其中,針對Inter Partes Review(IPR)第三方複審請求費將上漲72%,引起最 多 ...

關於美國設計專利選組

Charlie avatar
By Charlie
at 2017-11-28T14:23
請問設計專利的選組 於回覆撰寫時,除了說明選哪組外 需要再特別說明刪除其他圖式或說明申請分割案嗎? 畢竟不像發明可以在claim項前標記 - ...

美國境外的NPE訴訟分析,中國大陸是下一

Regina avatar
By Regina
at 2017-11-28T09:35
[情報] 美國境外的NPE訴訟分析,中國大陸是下一個NPE專利訴訟戰場? http://bit.ly/2BsfQvj https://imgur.com/a/KVHhY 圖1、美國境外NPE勝訴率 根據美國智慧財產權案例統計公司Darts-ip發布NPE(Non-Practicing Entity)報告 ...

專利盒制度鼓勵專利實施與減稅10%

Jacky avatar
By Jacky
at 2017-11-27T17:28
[情報] 專利盒制度鼓勵專利實施與減稅10% http://bit.ly/2BfCHcr 何謂專利盒(Patent Box)?它是智慧財產權收入的特殊稅收制度,也被稱為 intellectual property box、innovation box、IP box。這個概念最早是由愛爾蘭於 2000年提出 ...