善用『專利監視』與『發證前公眾審查』 - 專利

來源:http://bit.ly/2dWN6mh

善用『專利監視』與『發證前公眾審查』降低專利侵權風險

「<後漢書，丁鴻傳> 杜漸防萌，則兇妖銷減，害除福湊矣」，其含意是：在錯誤發生萌芽
初期，就要及時制止，杜絕錯誤危害進一步擴大發展到難以收拾的地步。如此防微杜漸的
觀念，也不啻提醒廠商：若要事半功倍地降低產品的專利侵權風險，則應考慮策略之一是
：
(1) 定期監視，盡早發現可能構成威脅的潛在風險專利申請案，評估加以攻擊或迴避；
(2) 當該申請案還在審查階段時，就主動提供給審查委員尚未檢索到的更佳相關前案，期
望藉由審查委員的嚴格把關，限縮該申請案核准範圍，甚至拒絕核准所有專利範圍，以求
化解該潛在專利侵權風險於無形。

一、善用免費網站進行專利監視服務
針對上述 (1) 需求，一般付費專利資料庫，多已內建有專利監視monitor功能，會定期產
出報表，列出符合使用者設定監視條件的新公開專利申請案。此外，也有業者提供免費的
關鍵字比對US專利監視服務，例如：https://www.freshpatents.com/login/ 的每週定時
專利監視服務。只要註冊免費帳號，就可以設定關鍵字，然後每週就會收到符合設定關鍵
字條件的最新公開US專利申請案表列，內含專利摘要與網頁超連結。

於收到符合設定關鍵字條件的當週最新公開US專利申請案表列後，廠商若發現其中有值得
進一步研讀的目標申請案時，可繼續檢索該目標申請案的專利家族，分析整個專利家族在
各國准駁狀況，預先評估因應。

如此背後的策略思考是：依據TW或CN廠商一般常見的內部專利申請案評分機制，只有評分
較高的高價值創新構想才會額外提出US專利申請案，至於評分較低的創新構想可能就只會
提出TW或CN專利申請案。因此若只進行US專利監視，某種程度上已經篩選去除掉競爭對手
自我評估次要的專利申請案，而聚焦在競爭對手的核心重要專利申請案，如此可大幅降低
投資在專利監視所需的人力。

二、發證前公眾審查、3rd Party Observations、3rd Party Preissuance Submissions
針對上述 (2) 需求，目前許多國家的專利審查體系都設計有 「發證前公眾審查機制」；
若廠商監視發現有一篇審查中的潛在風險專利申請案，可能因為審查委員資料庫和時間有
限，未能窮盡檢索到較佳前案證據；而廠商剛好知悉能證明該申請案欠缺專利性的較佳前
案證據時，廠商就可以主動提供該較佳前案證據給審查委員參考，以降低專利申請案被誤
准的可能。

依據筆者經驗，目前台廠可以低成本運用的 「發證前公眾審查機制」至少有US, PCT, EP,
TW 和CN等五國/地區專利申請案。

因為 (a) US, EP, PCT三國/地區專利審查機構都有設置網路界面，針對審查中的專利申請
案，允許不具專利代理人身分的公眾透過網路主動提供前案證據，(b) 審查機關所使用的
官方語言包含英文，(c) 搭配Google 翻譯可將非英文前案證據大致正確地翻譯成英文版，
因此筆者將這三國/地區歸納為低成本。這三國/地區專利審查機構的「發證前公眾審查機
制」網路界面網址如下：

PCT:
https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp WIPO ePCT Portal 線上作業入口
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf
Observations 相關操作說明手冊PCT:

EPO:
http://tpo.epo.org/tpo/app/form/ EPO Third-party observations 入口

USPTO:
https://www.uspto.gov/patent/initiatives/third-party-preissuance-submissions
Third-Party Preissuance Submissions 入口，(此部分操作細節，讀者可參考本網站文章
「完全圖解：USPTO專利檢索、PAIR、第三方提交前案證據、PTAB」)

而TW和CN專利申請案，雖然沒有網路界面，但也開放不具專利代理人身分的公眾郵寄提供前案證據，官方語言為中文，若公司內人員自行處理，成本也有限。

TW:
https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1
中華民國智慧財產局目前尚未有開放給公眾任意人透過網路辦理專利業務的網頁入口，因
此公眾需下載「9. 提供專利申請案審查資訊申請書」，檢附相關引證資料，並撰寫「不具
專利要件理由書」後，寄送到智慧局即可

依據筆者經驗，TW智慧財產局收到「提供專利申請案審查資訊申請書」後，約一週內，就
會呈現在智慧財產局網頁中目標專利申請案的審查公開資訊中，相信專利申請人很快就能
收到相關前案證據。

CN：
http://www.sipo.gov.cn/bgxz/
公眾可於「與專利申請相關」-「通用類」分類中下載「100012意見陳述書」，檢附相關引
證資料，陳述認為該公布的專利申請案為何不應核准，請大陸地區同事朋友具名寄送到CN
知識產權局。

三、運用發證前公眾審查提供前案證據，觸發對應US專利申請案的IDS義務
USPTO擔心有人利用發證前公眾審查制度，多次或刻意延遲提交前案證據來干擾拖延專利審
查時程，因此USPTO對公眾能提交前案證據的時間點加以限制。例如：當目標專利US申請案
已經 (i) 公開滿6個月，且 (ii) 審查委員已經發出第一次office action，此時USPTO將
不會接受公眾提交前案證據。

於此狀況下，若該目標專利US申請案也有TW對應申請案仍在審查中，則公眾可考慮運用TW
發證前公眾審查程序，盡快把前案證據X提供給TW智慧財產局，讓TW智慧財產局盡快把前案
證據X轉知給目標專利申請人，藉此盡早觸發對應US專利申請案中的IDS義務。

如果該目標專利申請人在收到TW智慧財產局轉知前案證據X後，並未在對應US專利申請案審
查程序中呈報該前案證據X，則會留下將來可能被攻擊未善盡IDS義務的不正行為inequitable
conduct瑕疵，導致US目標專利無法主張unenforceable。

四、延後或排斥運用發證前公眾審查程序的策略思考
另一方面，筆者也曾耳聞事務所建議：若有好前案，是否要斟酌留到opposition階段再向
專利局提出相關前案證據 ? 如此專利權人修改專利範圍的彈性已經被大幅限縮，只能合併
現有附屬項專利範圍，而無法再從專利說明書實施例擷取更多細部限制條件到專利範圍；
如此專利權人難以使限縮後的專利範圍異於相關前案證據，但限縮後的專利範圍卻又夠廣
泛地足以對市面上產品主張專利侵害。

筆者評估後，個人還是傾向積極運用發證前公眾審查程序，畢竟公司專利經費資源有限，
提起opposition程序所需的事務所服務費較高，公司無法頻繁運用此方式來處理多個潛在
風險專利申請案。

結語
公眾積極提供相關前案給專利審查委員參考，提升專利審查品質，一方面可減少自始就不
應該存在誤准專利的侵權風險和訴訟資源浪費，讓廠商有更大的自由度來設計產品；另一
方面使通過智慧財產局核准的專利有效性穩定性加強，也避免專利權人支付多年年費後，
在法院企圖維權提起訴訟時，卻換來一紙無效專利的窘境；若公眾能積極善用發證前公眾
審查程序，則對促進社會公益實深具意義。

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