美最高法院將討論專利產品境外首次銷售 - 專利

【情報】美最高法院將討論專利產品境外首次銷售情形是否導致專利權耗盡：
Impression Products. v. Lexmark

http://bit.ly/2hnmI67

專利權耗盡原則（patent exhaustion），
為一項受專利所保護物品之首次授權銷售情形，
可導致專利權人對該物品之專利權耗盡而不得主張專利權，
此原則之目的為保護合法購買人能夠自由運用前述物品，
而不受專利權人所限制。

2016年12月6日，
美國聯邦最高法院同意
Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.
一案被告移審請願，
將討論本案中涉及專利權耗盡原則適用範圍之兩項議題：
（一）受專利所保護物品之美國境外首次授權銷售情形，是否導致其專利權耗盡？
（二）專利權人就受專利所保護物品之使用及再販售情形訂立售後限制條款，
是否可避免其專利權耗盡，並可透過主張專利權來追究當事人違反前述限制條款之責任？

一、本案概述
本案爭議起因，
為原告美國印表機研發製造大廠Lexmark所推行之印表機墨水匣回收計畫，
允許消費者歸還用畢之Lexmark空墨水匣，
給原廠進行填充翻新及再販售。
退還空墨水匣之消費者可獲得約全新墨水匣價格20%之折扣，
來購買經過翻新填充之墨水匣，然而，
此些翻新之墨水匣附帶有「一次性使用」（single use）及
「不得轉售」（no resale）限制條款，
亦即消費者不得在使用完畢後自行填充再利用，
亦不得將經過原廠填充翻新之墨水匣再轉售或轉讓給Lexmark以外的第三方。

Lexmark於2010年向美國俄亥俄州南區聯邦地方法院控告同業I
mpression Products公司回收、填充翻新並再販售Lexmark墨水匣之行為
（顯然違反前述一次性使用及不得轉售條款）
侵害其5項墨水匣專利技術。
一審中，地院認定Lexmark系爭專利
因其墨水匣產品之美國境外首次授權銷售情形而耗盡。
原告Lexmark提出上訴。上訴階段，
兩造主要爭論Lexmark專利權是否因其墨水匣產品在美國境外銷售而耗盡。
美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2016年2月12日發佈二審聯席庭判決（En Banc），
推翻一審結果，並維持過去Jazz Photo Corp. v. International Trade
Commission（264 F. 3d 1094, Fed. Cir. 2001）
以及Mallinckrodt v. Medipart（976 F.2d 700, Fed. Cir. 1992）兩案判例見解：
（一）受專利所保護物品於美國境外銷售情形，
並不導致專利權人就該物品之美國境內專利權耗盡（Jazz案）；
（二）專利權人若針對一受專利保護物品之授權銷售及使用，
訂立特定限制或保留條款，
則可導致該銷售物品不適用專利權耗盡原則（Mallinckrodt案）。
聯席判決主要討論兩項議題，茲說明如下：

第一項議題，
為是否應依據美國聯邦最高法院
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.（133 S. Ct. 1351, 2012）案見解來推翻Jazz
Photo案判例。最高法院在Kirtsaeng案中裁定，
依據美國版權法，受版權所保護物品之美國境外銷售情形，
將導致專利權人對該物品美國境內版權耗盡。
對此，聯席庭多數法官意見認為，版權持有人不若專利權人，
並無排除他方使用權，
同時Kirtsaeng案判決中亦未討論到受專利保護物品
之美國境外銷售情形，是否等同於允許購買人在美國境內進行再販售此一問題，
故該案見解並不適用於本案；專利權人在國外首次販售一受專利保護之產品、
或授權他方在美國境外首次販售一受專利保護產品，
並不會導致該物品之美國境內專利權耗盡；
儘管專利權人就境外販售物品之專利權或可能幸由於默示授權情形而耗盡，
然而本案不存在前述情形。
依據上述，聯席法庭維持Jazz案判例，
並說明受專利保護物品之美國境外銷售情形，
在缺乏專利權人明確授權下，
不構成允許購買人進口美國境內再販售及使用前述物品，
故仍構成專利侵權。

第二項議題，
為是否應依據聯邦最高法院Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.
（553 U.S. 617, 2008）案見解，來推翻前述Mallinckrodt案判例。
一審地院乃依據最高法院Quanta案見解，來推翻Mallinckrodt案判例。
對此，聯席庭多數法官意見認為，Quanta案中侵權物品之首次銷售情形，
並不屬於專利權人自行販售，
且亦不存在「一次性使用」及「不得轉售」等售後限制條款，
故與本案實際情況不同；專利權人可透過明確傳達（clearly
communicated）限制販售或使用之訊息給下游零售商或購買人
（例如在銷售產品上加註一次性使用或不得轉售等顯明標示）
或訂立合法授權條款等方式來限制前述對象，
以避免專利權耗盡及保留後續追訴權。
對此，聯席庭少數法官異議認為，
專利權人仍然必須在授權協議中訂立明確之保留專利權條款，
方可使美國境外銷售情形不致使專利權耗盡。

未來，最高法院依據本案被告主張，
將討論之議題如下：
（一）專利權人針對受專利保護物品之使用及再銷售情形，
訂立售後限制條款，可否避免其專利權耗盡，
並允許其透過專利侵權指控及救濟，來追究違反售後限制條款之責任？
（二）鑒於最高法院在Kirtsaeng案判決中認定境外首次銷售情形可使版權耗盡，
以及一般法原則中禁止轉讓規則（restraint on alienation）
並非權利耗盡原則之基礎，
則就一受專利保護產品之國外首次授權銷售情形是否導致專利權耗盡之問題而言，
是否不應存在地理範圍區分？

二、評析
CAFC聯席判決說明，
專利權人仍可藉由訂立再銷售或使用相關限制條款，
來避免特定物品之專利權因其首次授權銷售情形而耗盡；
另一方面，專利權人於美國境外自行販售或授權他方銷售受專利保護之物品，
不會導致美國境內之專利權耗盡。
未來，最高法院審理本案結果，
將決定美國專利權耗盡原則是否存在適用地理範圍限制，
以及專利權人可否透過訂立售後限制條款，
來技巧性規避美國境內之專利權耗盡。

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