美專利耗盡判決 有利下游廠 - 專利

[情報] 美專利耗盡判決 有利下游廠

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過往專利權人可以設下限制，要求其所販賣的專利產品僅能單次使用，或僅能用於特定用
途等，否則就是侵害其專利權利。然而，美國最高法院在2017年5月30日做出判決，認定
專利權人一旦決定販賣其專利產品，便無法再基於專利權利對該產品的後續使用設下任何
限制。

前述訴訟案件為Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc.案，所涉爭議為
Lexmark可否基於其專利權利，限制其所販賣之雷射印表機碳粉匣僅能被單次使用。

專利法上有所謂「專利耗盡」（patent exhaustion）原則，其規範專利產品一經合法販
賣後，專利權人就該產品的後續流通或使用，便無法主張權利。只是過往美國聯邦巡迴上
訴法院判決認定，若專利權人在販賣當時明確保留其對所販賣專利產品的授權範圍，則其
仍可基於專利權利要求買方執行、基於前述保留所設下的使用限制。

Lexmark以兩種不同價格來販賣其碳粉匣：以全額價售出的產品無使用限制，以約全額價8
折之回收價售出者（即所謂「Return Program」）則僅能單次使用，並必須在使用完畢後
回收給Lexmark。為落實回收價產品的使用限制，Lexmark在產品上裝設有防止二次使用的
晶片。

訴訟案另一當事人Impression Products公司，則是在美國境內與境外收購使用完畢之
Lexmark碳粉匣，重新裝填碳粉後以低價在美國境內販賣。

Lexmark起訴控告Impression Products侵權。Lexmark主張，其在美國境內販賣的回收價
碳粉匣產品，因為附有不得重複使用的明確限制，所以Impression Products重新整理使
用完畢Lexmark碳粉匣並轉賣供再次使用的行為，侵害Lexmark的相關專利權利。

一審的俄亥俄州南區聯邦地院認定，即使Lexmark明確就碳粉匣產品設下販賣後的使用限
制，但基於專利耗盡原則，其在產品販賣後便無法主張與行使專利權利。二審的聯邦巡迴
上訴法院則基於其過往判決廢棄一審判決，肯認Lexmark的販賣後使用限制具備專利法上
的效力。

美國最高法院廢棄聯邦巡迴上訴法院之判決見解，首度言明專利權人無法基於其專利權利
，就經合法販賣的專利產品設下任何的販賣後使用限制，因為透過買賣，專利權人已獲得
其應有回饋，若允許其設下販賣後使用限制，將與專利產品的買方就產品本身所取得的所
有權有所衝突。

然而美國最高法院並未否定Lexmark的使用限制具備契約效力。只是契約效力僅止於買賣
雙方，所以Lexmark可以主張購買回收價碳粉匣產品卻未確實回收的消費者違約，卻無法
主張Impression Products回收後販賣二手碳粉匣產品的行為侵害其專利權利。

其實美國最高法院過往曾審理過類似的爭議，只是當時的判決並未明確釐清，專利耗盡原
則應如何被解釋適用。2008年美國最高法院認定，我國筆電大廠廣達，向Intel購買微處
理器晶片並與其他廠牌零組件組裝成產品後販賣之行為，並未侵害LG的專利權利，即使LG
要求Intel在販賣晶片時必須通知其客戶，LG對Intel的專利授權範圍並不及於，Intel之
客戶將Intel晶片與非Intel之零組件組裝成終端產品的行為。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）

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