美國IP智慧產權2018年重要回顧 - 專利

美國IP智慧產權2018年重要回顧

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2018年，美國IP智慧產權有幾個有意義的發展。其中包括最高法院對於IPR審查的合憲性
，音樂現代化法案的通過以及第九聯邦巡迴法院對於IP的關鍵決定，這些都將可能對IP智
財權發展產生重大影響。

一、Inter Partes Review(IPR)複審機制可能破壞美國的專利制度，因是憲法性議題。

根據Leahy-Smith美國發明法案（AIA）提起的IPR複審結果而產生許多裁決（特別是生命
科學類）出現不成比例的拒絕率及無效率，以及因而引起的可專利性的不確定性、 不一
致和難以適用的司法標準以及美國專利商標局（USPTO）的規定。不幸的是，最高法院幾
乎沒有解決這些問題；相反，它通過在AIA下維持IPR專利挑戰的機會並使流程複雜化來激
起新的挑戰。2018年出現以下重大爭議案例，如下：

在Oil States Energy訴Greene's Energy Group，138 S.Ct. 1365年（2018年），最高法
院維持了IPR在AIA的認定。在這種情況下，原告Oil States Energy在初審法院獲得了有
利判決。然而，經過專利審判和上訴委員會（PTAB）複審後，卻宣告該專利無效，從而使
有利的初審法院判決無效。聯邦巡迴法院確認PTAB並無增加任何其他意見。 Oil States
Energy隨後向最高法院提出上訴，認為根據第三條和美國憲法第七修正案，PTAB的複審後
挑戰是違憲的，因為引發專利是否是私有財產的議題。最高法院不同意，認為授予專利權
更類似於授予公共特許權，國會可以授權USPTO在不違反美國憲法的情況下撤銷。

雖然Oil States Energy維持了智財權訴訟程序的合憲性，但在SAS Institute Inc.訴
Iancu，138 S.Ct. 1348年（2018年），最高法院認為，根據PTAB規則進行的智財權訴訟
的部分未經AIA授權。 SAS在其知識產權申請中對軟體專利中的所有權利提出質疑，只是
讓PTAB機構僅審查其中一部分權利要求。USPTO認為，這種部分審理決定對簡化PTAB的工
作是必要的，並確保只審查那些最有可能無效的請求項。最高法院不同意，認為法規的簡
明語言解決了這一案件，PTAB必須解決請願人所提出質疑的每一項請求項(the PTAB “
must address every claim the petitioner has challenged”)。

後續可能產生影響：SAS Institute Inc.可能會對知識產權流程和請願者未來的知識產權
戰略產生重大影響。 AIA的禁反言條款現在適用於所有受質疑的專利請求項，即使是PTAB
認為較弱的理由，因為每項請求項都將收到PTAB的最終決定。此外，全部完整的請求項審
理機制將增加PTAB的工作量，這可能會簡化其他流程以因應不斷膨脹的案件數量，例如，
發布對PTAB在每個Claim挑戰中的立場不太有啟發性的基本決策。對於各方而言，這意味
著PTAB對於在審查開始時可能取得成功的挑戰提供的指導較少，以及包含不太有力的無效
理由的更複雜的審判。至少，客戶應該知道PTAB程序的成本會增加，並且可能會考慮將
Claim挑戰限制在最有可能成功並對地區法院訴訟產生最大影響的人身上。

關於解決美國專利權利項解釋的一些問題。對於專利權人而言，AIA新規則拒絕了對
Claim Construction最廣泛的合理解釋標準。IPR、授權後審查（PGR）以及2018年11月13
日之後提交的商業方法（CBM）審查將受到聯邦地區法院使用的“普通和習慣意義
(ordinary and customary meaning)”的Claim Construction標準的約束，並在
Phillips v. AWH中有所闡述415 F.3d 1303（美聯巡迴，2005年）（en banc）。新規則
有效地確保了不同法庭對於Claim Construction一致性，並將縮小申請人在知識產權，植
物遺傳資源和建立信任措施中可用的案件。

後續可能產生影響：展望未來，請願者需要提供更窄的claim constructions解釋，以支
持他們的無效論證和非侵權的地位。與狹窄的權利要求解釋位置一致，最好的現有技術將
是那些教導受挑戰專利的實施例的參考文獻。

展望2019年，PTAB規則可能會變得更友善於專利權人(patentee-friendly)。 2018年10月
，美國專利商標局提出的規則將實施一年的試點計劃，允許專利權人在AIA試驗中修改和
縮小所提出的請求項。該試點計劃預計將於2019年初推出。

二、第九巡迴法院商標禁令救濟，需要提出“具體”無法彌補的損害證據。

在Adidas America Inc.訴Skechers USA，Inc.，890 F.3d 747（第9 Cir.2188）中，第
九巡迴法院重申其在Herb Reed Enterprises，LLC訴 Florida Entertainment
Management, Inc.，736 F. 3d 1239（9th Cir.2013），“商標聲稱失去控制權和商譽損
害[可以]構成商標案件中無法彌補的損害的證據”，但前提是須有具體證據證明存在此類
損害。 ID 1250文件說明重要的是，法院不接受阿迪達斯提出的任何“具體”證據足以證
明無法彌補的傷害。法院確認了一項關於商業外觀索賠的初步禁令，其中阿迪達斯提出了
廣告預算，有關供應鏈控制的證詞，以及一項調查來作為喪失商譽和控制其商業聲譽的“
具體”證據。然而，法院推翻了對另一個阿迪達斯商標的初步禁令，因為所提損害的證據
以阿迪達斯員工證詞證明Skechers品牌的質量和成本較低，這是一種有偏見和不足的證詞
。

後續可能產生影響：在訴訟開始時，原告要求在第九巡迴法院尋求對商標侵權的禁令救濟
，應準備以廣告預算的形式收集和提出無法彌補的損害的具體證據，包括：銷售、經銷商
、供應商和供應鏈協議；商標許可、監測活動，可能還有調查。

三、針對著作權立法和開源(Open Source)提出新看法。

著作版權法年度最大的新聞是2018年Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte音樂現代化法案（
MMA）的通過，該法案於2018年10月11日成為法律。最值得注意的是，MMA將現有的版權法
更新為為數位流媒體服務和版權所有者，提供更好的授權許可制度。數位流媒體服務必須
獲得歌曲合成和錄音的許可證。歌曲作品使用強制性機械許可證(mechanical licenses)
授權，該許可證向歌曲作者支付版稅。在MMA通過之前，流媒體服務目錄中的數千首歌曲
獲取單獨的機械許可證是繁瑣的，並且通常無法找到歌曲作者，因此流媒體服務提交了一
份意向通知，要求獲得美國的強制許可。美國版權局並沒有支付使用歌曲作品的版稅。這
導致了大量的訴訟，以及針對流媒體服務的一些非常大的集體訴訟。根據MMA，機械許可
的特許權使用費現在將按照流程支付給美國版權局運營的中央許可代理機構，歌曲作者必
須在其中註冊他們的作品，以便及時支付任何版稅。因此，流媒體服務不再需要嘗試尋找
個人詞曲作者以獲得機械許可並向他們支付版稅。預計MMA的簡化許可框架將減少針對流
媒體服務的版權訴訟。

至於開源(Open Source)，聯邦巡迴法院拒絕了Oracle America, Inc. v. Google, Inc.
，886 F.3d 117（美國聯邦公司，2018年）的谷歌合理使用辯護，甲骨文的Java應用程序
編程接口（API）包有爭議的。為了在Android上開發應用程序，Google在無法協商許可證
供其使用時復制了這些API包，並通過開源許可證向開發人員提供這些API包。谷歌認為其
複製行為是“合理使用”，因為Android是免費提供的。在權衡了四個法定因素以評估17
U.S.C下的合理使用。 §107，法院得出結論認為谷歌將API軟體包，這種“從一個平台複
製到另一個平台”出於與原始競爭平台相同的目的和功能，這種“替代使用顯然是不公平
的”(superseding use was decidedly unfair)，因為它限制了甲骨文通過授權許可而可
能獲得的軟體收入。

後續可能產生影響：雖然聯邦巡迴法院並未排除開源背景下的合理使用辯護，但該決定清
楚強調如果相關代碼對版權所有者造成財務損害，則將產生依賴合理使用辯護的危險性。

展望2019年，最高法院將積極審理智慧財產權問題

在2019年，最高法院將對一些重要的智慧財產權問題作出裁決。它將確定：
粗俗的、觀點中立的語言（即“FUCT”）是否可以註冊為商標（Iancu v. Brunetti,
U.S. Supreme Court Case No. 18-302）;
版權是在向版權局提交訴訟時提出的（Fourth Estate Public Benefit Corp. v.
Wall-Street.com LLC, U.S. Supreme Court Case No. 17-571）;
根據“版權法”，勝訴方的成本僅限於應稅成本（Rimini Street v. Oracle, U.S.
Supreme Court Case No. 17-1625）。

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