此案可否依法提起舉發？ - 專利

→ AgentLee:我想..您應該有碰過這樣的案子：claims比說明書廣...只能 08/18 17:54
→ AgentLee:說這樣的claims在發明說明沒有揭示....但claims也可以寫 08/18 17:56
→ AgentLee:一個全新而沒被發明說明提到的實施例...而且寫得很窄... 08/18 17:56
→ AgentLee:任何人看到這樣的claim就知道要如何去實施了...但卻沒被 08/18 17:57
→ AgentLee:發明說明所揭示..

首先 Claim 是 Claim specification 是 specification

(這裡用 Specification 來與將整本 Specification+Claim 也稱作說明書的用法區別)

其等各有不同之存在意義 與 功用

基本上 專利法的意義 就是藉由 特許發明人獨佔的 “權利”

來換取 發明人公開其發明內容的意願 (“義務”) 以促進知識共享 增進大眾福祉

因此 專利法 基本上就是在尋求上述 權利與義務 的平衡

而這一個特點 就反應在專利說明書的兩大部分 (claim + specification)上

Claim 就是 “權利” specification 就是”義務”

所以要 專利要求 “Claim 必需為發明說明書 (specification) 所支持” (基本義務)

而不會對 “說明書揭示超過 Claim” 的部分 (善心分享) 多作置喙

因此 在論 claim 是否能被支持 與 據以實施

論的是 specification 而不是 Claim 本身

Claim 是讓發明人來 聲明自己的權利範圍

而 specification 則是讓 發明人來盡他的義務的

這兩者是有截然不同的 目的 與 功用的


推 AgentLee:發明說明只有提到A實施例… 但在claim卻寫了一個B實施例. 08/18 18:03
→ AgentLee:因為claim將B實施例寫得很清楚..所以一看就知道如何實施 08/18 18:03
→ AgentLee:但這個claim是不被發明說明所支持的… 08/18 18:04

一項 calim 是否可以被發明所支持 不是單看實施例的 而是要看 “整體揭示內容”

如果整篇 Specification “沒有可以支持 B實施例的內容”

那不管你的 claim將B實施例寫得再清楚 也是無法被支持並被據以實施

也就是說 你上面的例子 並不是因為

“Claim 把B實施例寫得很清楚.一看就知道如何實施”所以可以被 Specification 所支持

而是 因為 Specification 除了 實施例以外的部分

提供了 可以據以支持 “B實施例 這一項 Claim” 的內容

所以當 審查委員 以 “該 Claim 無法為發明說明書所支持” 為由來核駁時

你將會 也必需 在 Specification 中找可以支持的文字敘述

而不是強調 “Claim 本身已經清楚到可據以實施”


→ AgentLee:所以「不被支持就會無法實施」是錯誤的吧.... 08/18 18:05

我想你對於 “發明說明書應揭示到 習於此藝者能據以實施 該發明” 這樣的法條不陌生吧

而 “該發明” 指的是什麼呢?????????

不就是 發明人在 Claim 裡主張是自己的發明 的內容嗎???????

因此 上一句就變成 “發明說明書應揭示到 習於此藝者能據以實施 “Claim 的內容””

也就是 “Claim 應由 Specification 所支持到習於此藝者能據以實施 該Claim”

白話地來說也就是 “你至少要揭露到多少程度 (義務, Specification)

你才能享有對等程度的 (權利, Claim)”


→ AgentLee:在此例中，卻是「claims不被發明說明支持卻能實施」 08/18 18:06
→ AgentLee:所以要以「不被支持而造成無法實施」事由來舉發是不行的

最後用一個大家都應該很熟悉內容來作結尾

“本發明雖在以非限制性的具體例來例示說明本發明之原理，但其他的變化…………

…….因此本發明所請求之範圍不應受限於發明說明書之內容，

而應由下列之申請專專利範圍來界定”


相信大家對於 這一類的內容應該已經熟到不能再熟了

而這一段 正好為 Claim 與 Specification 之各別目的與功能

作了最好的說明 請 A 大 再好好參詳一下




※ 引述《kaikai1112 (kaikai)》之銘言：
: ※ 引述《AgentLee (Agent Lee)》之銘言：
: : 設若一申請案於91年1月被核准了.....
: : 根據核准時的專利法...請問任何人是否能以「claims無法被發明說明所支持」的事由提
: : ^^^^^^^^^^^^^^
: : 起舉發？
: → AgentLee:To kaikai1112: 您要不要去看一下「舊法」的第71條？ 08/18 10:48
: → AgentLee:舊法第72條並沒有將「被說明書支持」列為可提起舉發的其 08/18 10:49
: → AgentLee:中事由之一.....所以依法似乎無法根據此事由提起舉發？ 08/18 10:49
: OK 就法條文字上來說 的確 是沒有 「claims無法被發明說明所支持」 的文字
: 但是 "claim 無法被發明說明所支持"
: 就代表 這些 claim 在說明書的相關內容 無法使人 "據以實施"
: (因為 說明書必須揭示到 "習於此藝者 可據以實施" 的程度)
: 所以 就法條上來說 直接用 claim 不被支持作理由 是比較不適當
: 但是 你可以很簡單的就把他轉成
: "該等 claim 在說明書中之揭示不足 (該等claim 不被說明書支持)
: 無法使習於此藝者 "據以實施" 該等 claim"
: 不過是同一件事 換個說法罷了
: : 另外，又有一問題.......
: : 一般所謂的「據以實施」是指說明書的揭示能使人據以實施？ 還是claims必須能使人據
: : ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
: : 以實施？ (會這麼問是因為很多人提起舉發時，主張claims無法據以實施，似乎讓人聽
: : 起來好笑....但專利法卻另又再規定claims必須包含據以實施的技術特點....那不就意謂
: : claims必須能使人據以實施了嗎？) 只是想聽聽各位先進的想法囉~~

※ 引述《kaikai1112 (kaikai)》之銘言：
: ※ 引述《AgentLee (Agent Lee)》之銘言：
: : 設若一申請案於91年1月被核准了.....
: : 根據核准時的專利法...請問任何人是否能以「claims無法被發明說明所支持」的事由提
: : ^^^^^^^^^^^^^^
: : 起舉發？
: → AgentLee:To kaikai1112: 您要不要去看一下「舊法」的第71條？ 08/18 10:48
: → AgentLee:舊法第72條並沒有將「被說明書支持」列為可提起舉發的其 08/18 10:49
: → AgentLee:中事由之一.....所以依法似乎無法根據此事由提起舉發？ 08/18 10:49
: OK 就法條文字上來說 的確 是沒有 「claims無法被發明說明所支持」 的文字
: 但是 "claim 無法被發明說明所支持"
: 就代表 這些 claim 在說明書的相關內容 無法使人 "據以實施"
: (因為 說明書必須揭示到 "習於此藝者 可據以實施" 的程度)
: 所以 就法條上來說 直接用 claim 不被支持作理由 是比較不適當
: 但是 你可以很簡單的就把他轉成
: "該等 claim 在說明書中之揭示不足 (該等claim 不被說明書支持)
: 無法使習於此藝者 "據以實施" 該等 claim"
: 不過是同一件事 換個說法罷了
: : 另外，又有一問題.......
: : 一般所謂的「據以實施」是指說明書的揭示能使人據以實施？ 還是claims必須能使人據
: : ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
: : 以實施？ (會這麼問是因為很多人提起舉發時，主張claims無法據以實施，似乎讓人聽
: : 起來好笑....但專利法卻另又再規定claims必須包含據以實施的技術特點....那不就意謂
: : claims必須能使人據以實施了嗎？) 只是想聽聽各位先進的想法囉~~

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