專利流氓Intellectual Ventures連續敗訴 - 專利

【情報】專利流氓Intellectual Ventures連續敗訴，賠出5項軟體專利

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專利授權公司Intellectual Ventures（以下簡稱IV）
號稱規模最大之非專利實施實體（NPE），自2000年成立以來，
已收集達7萬件各國專利，其中包含4萬件美國專利及申請件，
並募集高達60億美元之雄厚資本。
2010年至今，IV共發起將近80件專利侵權訴訟，
目標鎖定國內外科技公司、銀行及金融業者。
IV善於隱藏在空殼公司幕後，
利用所收購的專利並合併成各種技術之專利組合後，
再向各大公司兜售或以訴訟威脅，達成授權之目的。
此行徑上近似俗稱之專利流氓（patent troll）。

近期，IV用於發起攻擊之專利，以軟體專利為主。
但似乎並不順遂，較為人所知者是2015年控告台灣趨勢科技
一案以敗訴收場（Intellectual Ventures I LLC v.
Trend Micro Incorporated et al，1:12-cv-01581），
所主張之2項美國軟體專利發明，皆因涉及不可專利標的之抽象概念，
而宣告無效。2017年3月7日，IV在控告Erie Indemnity
公司等數家美國保險業者以及美國金融控股公司Captial One集團
侵權之兩案上訴，又再次敗北， 5項系爭專利亦因相同事由而宣告無效。
兩案概要，茲簡述如下：

案件一、Intellectual Ventures v.
Erie Indemnity et al（2016-1128 & 2016-1132）
本案為IV在2014年使用了3項軟體專利控告Erie Indemnity
在內等多家美國保險公司之網路線上服務系統侵權。
最終，賓西法尼亞州西區聯邦法院一審結果，
裁定IV並未真正持有其中1項專利（6,519,581），
同時全部專利（6,510,434、6,546,002），
皆因涉及抽象概念，而不具美專利法101條（35 U.S.C. § 101）
所述之可專利性。
2017年3月7日，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）發佈二審判決，
確認並維持了一審結果。判決要點，概述如下：

1. U.S. 6,519,581 B1, "Collection of Information
Regarding a Device or a User of a Device Across a Communication Link"
賓州地院一審結果，認定將581專利轉讓給IV相關事業體之前任持有人Alset公司，
並未實質持有581專利，理由在於，過去Alset公司與AllAdvantage.com公司
簽署之轉讓協議中，僅指涉581專利之母案專利6,236,983，
當中並未明文陳列或延伸至作為子案專利之581專利（是時仍為申請件）。
轉讓協議內容之缺陷，加上當事人未能即時查證確認，這些瑕疵，
導致581專利並未實質轉讓給Alset公司，同時IV亦未實質取得581專利，
不具備發起該專利侵權訴訟之資格。CAFC二審結果，確認了前述結論。

另一方面，581專利發明描述了一種透過通信連結來收集設備或用戶資訊的系統及方法，
聯邦地院一審結果，認為581專利所主張之資料收集系統，
涉及了「按照既定規則來收集、存儲和使用資料」之抽象概念，
而將前述概念與一般電腦計算機或網際網路結合，
並不會產生任何具新穎性之發明，且不具有改進既有技術之效果，
故不符合美專利法第101條要求。
二審中，CAFC合議庭以IV未實質持有581專利為由，
認為地院對該專利已不再有管轄權，故廢棄581專利無效判決，
並要求地院應改為撤銷581專利所有侵權指控。

2. U.S. 6,510,434 B1, "System and Method for Retrieving
Information from a Database Using an Index of XML Tags and Metafiles"
434專利涉及創建資料庫之方法，其中使用了XML標籤索引，
來識別及搜尋電腦資料庫記錄。聯邦地院及CAFC合議庭判決皆認為，
434專利發明涉及了「創建索引，並利用該索引來搜尋和檢索資料」
之抽象概念，此一概念，屬於在電腦計算機和網際網路問世之前就存在已久的行為，
而使用XML標籤來引導電腦資料庫之使用，
並不足以將前述抽象概念轉換為一可專利性發明，
亦不具有任何改進現有電腦資料庫功能之效果。
因此，434專利不符合美專利法第101條要求。

3. U.S. 6,546,002 B1, "System and Method for
Implementing an Intelligent and Mobile Menu-Interface Agent"
002專利發明，主張一種存取用戶遠端存儲資料或文件的系統和方法，
其中並公開了一種可在電腦或其他可攜式裝置上顯示、
用來檢索遠端資料文件的活動式介面，
該介面並提供用戶一圖標來點選遠端資料清單。
聯邦地院及CAFC合議庭判決認為，
002專利涉及了「在遠端存取用戶特定資料」之抽象概念，
而此一概念存在已久；同樣地，002專利內容使用了花俏
的電腦計算機語言或公式來進行粉飾，
然本質上僅為利用電腦裝置及介面軟體來執行一古老概念。
最終，002專利亦不符合101條要求。

案件二、Intellectual Ventures v. Capital One Financial
Corp., et al（2016-1077）
同日，IV亦在2014年控告金控業者Capital One 客服網站系統侵權
一案上訴中，吃了敗仗，3項專利全數無效
（1項專利為Erie案中的002專利，故依據該案結果而直接宣告無效）。
判決要點，概述如下：

1. U.S. 6,715,084 B2, "Firewall system and method via feedback
from broad-scope monitoring for intrusion detection"
084專利在本案中面臨了禁反言問題，
理由為該專利曾於他案中，
獲得簡易判決認定不符合101條要求而無效
（Intellectual Ventures II, LLC v. JP Morgan
Chase & Co. et al, No. 13-cv-3777-AKH，2015年4月28日簡易判決）。
據此，審理本案之馬里蘭州聯邦地方法院認定，IV不得再拿084專利來提告。
CAFC二審結果，確認了一審相關結論。

前述議題，雖涉及議題排除原則（issue preclusion）是否適用在簡易判決之爭議，
對此，美國各區上訴法院有不同見解判例，然而並未影響到該專利無效之命運。
084專利涉及了透過分析可進入兩個或多個電腦位址站點之網路通信系統，
來檢測網路異常和入侵情形，並依據前述網路設備之型態共相關行為模式
（pattern correlations），來判斷哪些設備受到異常或入侵影響，
並進而警告此些可能受影響的設備。
審理IV控告摩根大通案之紐約南區聯邦法院認為，
此乃一個自然心理過程，並使用既有數學公式，
來識別網絡入侵，故084專利，顯然涉及一種適用於任何媒介之抽象想法和功能，
當中僅與電腦計算機結合，而不存在任何發明概念。

2. U.S. 7,984,081 B1, "System and method for non-programmers
to dynamically manage multiple sets of XML document data"
081專利涉及一種用來編輯XML文檔之設備，該設備由處理器及幾項硬體
或軟體元件所構成，透過資料之結構層次來創建兩種類型動態文檔，
並將其命名為「管理紀錄類型」（management record types，MRT）
和「主要紀錄類型」（primary record types，PRT），
並提供用戶一介面來修改MRT，據此方法來修改XML文檔。
法院認為，081專利發明涉及「收集、展示及操作特定格式資料」之抽象概念，
同時將前述概念侷限在XML技術環境，並不會使其具備可專利性，
理由在於XML文檔已經是眾所皆知的東西，且已普遍使用在一般商業活動上。
對此，專利發明人僅賦予既有之常規性文檔結構一獨特命名，並使用電腦元件，
來執行前述概念，顯然不具任何創造性，故不符合101條要求。

結語
IV屢戰屢敗之主要原因，與2014年美國聯邦最高法院
Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.
一案判決抽象概念的軟體專利有關；另一方面，IV持有之多數軟體專利品質不佳，
本質上，僅將眾所皆知之一般抽象概念與商業施作，結合電腦軟硬體來實施，
難以構成有效專利發明，導致在侵權官司難逃敗訴甚至被無效掉的命運。

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