取得專利前該如何保護權利? - 專利

: 無關原文
: 但是想到一個蠻有趣的問題
: 台灣目前雖然無法就動物本身申請專利
: 但是像螢光魚除了量產方法之外
: 是可以透過特定表現的基因去包裝
: 例如"一段......的基因序列"
: 假設現在有一個這樣的基因專利
: 該基因在螢光魚中會表現出螢光魚的特性
: 專利權人甲出售包含該基因的螢光魚給買受人乙
: 乙將一部分轉賣獲利 一部分留下生產出第二個世代的螢光魚
: 該行為是否屬於侵權?
: 亦即就權利耗盡之專利物自然生產出之新的專利物是否有權利耗盡的適用?
: 在美國有Monsanto v. Mcfarling案
: 上訴巡迴法院的見解是無法適用權利耗盡 該次世代的專利物依舊侵權
: 在加拿大的Monsanto Canada Inc v. Schmeiser
: 加拿大聯邦上訴法院亦採此見解
: 國內雖無相關案例
: 但李崇僖、王美花等人亦肯認上述見解
: 因此看起來應該是屬於侵權無疑

請問一下李崇僖、王美花等人，他們肯認上述見解的理由是什麼呢?

如果是你，你自己會有什麼樣的肯認上述見解的理由呢?

管見認為本案中專利標的主張保護的是一段基因序列，

只要製造出具有該段基因序列的物品就構成侵權，

所以不論是自然生產亦或是複製，觀其性質，充其量只是製造的方法，自然在所不問。

綜上述，得出無權利耗盡原則適用之結論。

不知上述與李崇僖、王美花等人的理由是否不同?

: 但是假設現在這個保護螢光魚的專利是以方法專利包裝
: 完全不包含物的專利
: 例如 "製造表現螢光於生物外觀之基因製造方法"
: 甲公司所售之螢光魚亦由上述專利之方法所生產
: 乙行為亦如上述
: 結果是否不同??
: 我查不到相關的資料
: 因此只是個人胡亂猜測
: 個人認為這還不算權利耗盡的問題
: 而是根本未以該方法直接製成物品之行為
: 而未有侵害專利權之該當
: 不過這是我自己亂猜的 不知道大家有沒有其他的看法

從權利耗盡原則的發展來看，

物品請求項適用權利耗盡原則，

但是方法請求項原則上並不適用權利耗盡原則

方法請求項例外適用權利耗盡原則的時機是在於當該方法請求項已在一物品中呈現

此時該物品使用者可以主張權利耗盡原則

此見解可以參考

Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 ,446 ,457(1940)
或
United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)

此例外適用是否合理，管見以為此法理同物品請求項適用權利耗盡原則之法理

再者，若一第一方法已於一第一物品中被使用，

再利用該第一物品製造出一第二物品時，

顯然製造該第二物品時一定會使用到該第一方法。

這是一個在電子產業的上中下游中很常見的現象，

故若主張製造該第二物品會侵害到該第一方法，

這將會無限上綱該第一方法之權利，甚不合理。

故應該主張類似遮斷效的法理，該第一方法僅在該第一物品可以主張專利權，

若該第一物品已取得專利授權，那麼自然適用權利耗盡原則。

綜上述，前文所述螢光魚之量產方法係屬於製造方法，其並未在物品中被使用，

故不適用權利耗盡原則。

前文所述係一種製造表現螢光於生物外觀之基因製造方法，

由於該方法係用於製造該螢光魚，故不適用權利耗盡原則。

前文中乙將一部分轉賣獲利，一部分留下生產出第二個世代的螢光魚

首先乙之轉賣行為係轉賣該已授權之物品，

由於物品適用權利耗盡原則，況且甲之專利標的為製造方法，

故不侵權。

而應討論的是乙利用自然生產方式製造的螢光魚之製造方法，

是否落入甲所主張製造方法之範圍？

此處甲的一種製造表現螢光於生物外觀之基因製造方法依照社會一般通念，

應是指人為操作手段。

而所謂的自然生產依照社會一般通念應非是人為操作手段，

所以最後舉證責任落在甲身上。

故情形應是甲依專利法第87條第1項主張乙侵權，

此時乙舉證他是使用自然生產的方法，

然後就換甲要舉證該自然生產方法落入

該製造表現螢光於生物外觀之基因製造方法的範圍。

據此，也無權利耗盡原則適用問題，

故結論同前文所述。


最後由於小弟才疏學淺身輕言微，也沒時間找資料佐證，

以上理由純係個人見解，屬不負責任發言，故僅供參考。

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