USPTO公布專利適格性修訂指南 - 專利

USPTO公布專利適格性修訂指南

http://bit.ly/2Mh3jjY

進入物聯網及AI人工智慧時代，許多產品與服務導入演算法、電腦運算、電腦計算系統，
還有新興的商業方法，這類型專利申請到底該如何認定符合專利適格性議題。

2018年1月4日，美國專利商標局（USPTO）公布了針對《美國法典》第35編第101條中專利
適格性（subject matter eligibility）的修訂指南以及將《美國法典》第35編第112條
的規定應用於計算機實施的發明的指南。這兩份指導性文件於2019年1月7日正式生效。

USPTO同時公布上述兩個指南文件的目的，主要在協助USPTO的審查員和專利行政法官提高
審查工作的透明性、一致性以及可預測性。

依據「2019年專利適格性修訂指南 (2019 Revised Patent Subject Matter
Eligibility Guidance)」指出，USPTO在專利審查員如何利用美國聯邦最高法院在Alice
/ Mayo案中採用的測試法的第一步，進行確定專利權利要求是否屬於司法例外（包括自然
規律、自然現象和抽象概念等）方面提出了兩個重大改變：

一、首先，根據此前的司法判例，修訂後的指南對被法院確認為抽象概念的關鍵概念進行
了摘取與整合(extracts and synthesizes)，並指出此類抽象概念，包含如下幾種特定的
客體(Subject Matter)：數學概念、組織人類活動的特定方法以及思維過程
(mathematical concepts, certain methods of organizing human activity, and
mental processes.)。
二、其次，該修訂指南還包括：判斷權利要求是否屬於司法例外的兩個階段測試法（
two-prong inquiry）。
第一階段，專利審查員將會評估權利要求是否屬於司法例外。如果權利要求屬於司法例外
的話，那麼專利審查員將會進入第二個測試階段。
第二階段，審查員將評估權利要求是否包含將上述確定的司法例外納入實際應用的其他要
素。如果一權利要求項既包含司法例外又沒有將該例外納入到實際應用中，則該權利要求
指向司法例外。在這種情況下，審查員需要根據第二步Alice/Mayo測試法來開展進一步的
分析。

「依據《美國法典》第35編第112條規定在計算機實施發明中採用功能性限定權利要求
(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance
with 35 U.S.C. § 112)」的審查指南，強調了與第112條規定有關的各種問題，尤其是
與計算機實施的發明有關的問題。該指南描述了第112條（f）款中的「方法＋功能」原則
（means-plus-function principles）、第112條（b）款中的權利要求語言的確定性以及
第112條（a）款中的書面描述與可實施性（enablement）。

目前，USPTO正對這兩份文件所提及的問題向公眾徵求意見。公眾提交意見的截止日期為
2019年3月8日。

第101節指南:http://bit.ly/2FwRaa3
第112節指南:http://bit.ly/2FB4qtL

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