Lexmark判例後的新世界：專利權耗盡何時 - 專利

[情報] Lexmark判例後的新世界：專利權耗盡何時終止？

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美國最高法院裁決(15-1189)：專利權人在全球任何地方的銷售皆會耗盡專利權

美國最高法院於2017年5月30日發布了對Impression Products Inc.控告Lexmark Int’
l, Inc.的判例（2015-1189），Lexmark判例對專利法產生了莫大且深遠的影響，認定所
有專利權人的銷售和專利權人授權的銷售，不管是發生在美國境內或境外，均會耗盡專利
權。

此判例有幾個重要且令人訝異的影響，尤其是對身為產品供應商或是授權人的專利權人。
首先，在Lexmark判例前，包括聯邦巡迴法院在內的許多法院將專利耗盡視為可藉由合約
限制的原則。Lexmark改變了這一點。其次，由於專利法具有地域性，每個國家都有各自
的專利法以約束商業活動，專利權人很自然地會認定其在X國的銷售僅會耗盡專利權人在X
國的專利。在專利法的屬地主義下，若有人試圖在Y國家銷售同樣產品或包含該產品的下
游產品，銷售人必須在Y國取得另一份專利授權。Lexmark也改變了這一點。第三，專利授
權人經常將授權協議視為私人合約，因此會採取強勢（或高度限制）的授權方式，不僅限
制被授權人的權利，也限制下游產品購買者的權利。基本上，專利權人以往均認為創新或
利潤豐厚的授權行為可以毫無限制，Lexmark也改變了這一點。

Lexmark判決前的背景

Lexmark一案牽涉到Lexmark International, Inc.與Impression Products, Inc.兩家公
司之間的爭議。Lexmark開發、行銷和銷售印表機和印表機碳粉匣，Impression則是購買
使用過的碳粉匣，裝填碳粉後再銷售。「原廠」-- 亦即有品牌的碳粉匣 -- 通常價格昂
貴，有時買幾個碳粉匣就可能跟買一台印表機一樣貴。印表機製造商想保持價格優勢，並
以高毛利價格銷售碳粉匣。碳粉匣充填廠家看到了市場需求，因此為消費者提供了另一種
選擇：可用與原廠價格不成比例的低價購買「再製造」或「再循環」使用的碳粉匣。
Lexmark擁有許多跟印表機與碳粉匣相關的專利。但如果這些再製造廠家僅銷售Lexmark已
經過銷售、再填充的碳粉匣的話，執行這些專利便有一些挑戰。為解決此問題，Lexmark
發展出「回收專案」，提供消費者兩個選擇：（1）支付全額無折扣價購買碳粉匣，沒有
任何附加條件；和（2）以折扣價購買相同碳粉匣，但同意僅使用一次，並禁止將空碳粉
匣移轉給Lexmark之外的任何人。Lexmark甚至將晶片植入碳粉匣中，以防止碳粉用完後充
填再使用的行為。

Lexmark的做法並未嚇阻這些再製造商，他們仍繼續購買回收碳粉匣，填充後再轉售。
Lexmark決定控告50多家公司，提出下列專利侵權行為：1. 再製造商轉售「回收專案」碳
粉匣；以及2. 再製造商轉售在美國以外取得的碳粉匣。有些被告公司未應訴，也有許多
達成和解。但Impression提出撤銷訴訟動議，主張Lxmark的專利權在美國境內的初次
銷售後就已耗盡了。地方法院只同意Impression針對在美國購買的碳粉匣的論點。然而，
聯邦巡迴法院則對兩種類型的碳粉匣皆做出有利Lexmark的裁定，理由是雖然耗盡原則適
用於在美國境內銷售的Lexmark碳粉匣，Lexmark有權限制專利耗盡的範圍，以禁止進一步
銷售。由於美國消費者賣給Impression的碳粉匣並未獲得Lexmark授權，因此無論
Impression在哪裡取得這些碳粉匣，其轉售的行為構成侵權。

最高法院不同意此見解，認為無論產品是在美國境內或境外銷售，也無論專利權人是否要
對專利權耗盡加諸任何限制，專利權人一旦決定銷售產品，跟產品相關的所有專利權就會
耗盡。因此，即使Lexmark與客戶的約定可根據合約法執行，Lexmark對其選擇要銷售的產
品無法保留任何專利權。

專利耗盡不因地點或價格而受限

Lexmark判例明確的認定專利權人在世界任何地方的授權銷售都會耗盡專利權人的專利權
。此立場並非取決於專利權人在初次銷售的國家是否擁有任何專利，也非取決於專利權人
是否因專利權而以較高價格銷售產品。即使Lexmark選擇在以在美國價格的一半於另一個
國家出售相同的碳粉匣，無論銷售地與價格為何，均會耗盡專利權。專利法中的耗盡原則
，在Lexmark後即近似於版權法中的首次銷售原則。最高法院在2013年的Kirtsaeng v.
John Wiley & Sons, Inc.的訴訟案中，在版權法中判定相同的原則，亦即由版權作品所
有人所進行的首次銷售會耗盡版權作品所有人在海外賣出的版權。美國最高法院在
Lexmark中達做成相似結論 – 專利權人若決定銷售，則代表產品銷售後無法留下或保留
該產品的專利權。

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