Google談「利用審查數據優化專利申請策略 - 專利

Google專利營運長談「利用審查數據優化專利申請策略」

(轉錄自智財散步網站)

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打造高品質的專利組合，是每位專利從業人員努力追求的目標。但面對成千上萬件的專利
申請數量，如何汰劣留良成為一大難題。

於Google擔任專利顧問暨專利營運長的陳煊華（Sylvia Yu Chen，以下簡稱Sylvia），透
過與外部律師事務所的合作及內部持續改進的品質控管標準，不斷地優化這家高科技公司
的專利組合，她分享了如何利用審查數據來支持專利申請策略，與其對談的是美國專利律
師暨專利大數據專家Chris Holt（以下簡稱Chris），他擁有超過15年的專利申請與訴訟
經驗，同時也是專利審查資料分析工具PatentAdvisor™的共同開發者。

以下就讓我們透過Sylvia與Chris兩人的互動，來一探審查數據究竟如何在建構優質專利
組合的過程發揮功用。



專利運營如同生產線，數據分析扮演關鍵角色

Sylvia：我大約五年前加入Google，負責推動專利的運營，包括監督與支持外部律師事務
所的專利申請程序，藉以持續地管理與優化公司的專利組合。專利運營對我而言，就好比
一條專利的生產線！過往的想法著重於如何生產出一件專利，但現在已改變成如何架構與
改善這條生產線，來適應眾多專利組合的資產管理。簡言之，專利運營就是想辦法優化這
條專利生產線。

Chris：審查數據可以在優化的過程中扮演關鍵角色，然而，也需要去考量到企業與專利
規模。如果只是管理兩至三件專利申請案，使用數據的必要性顯然不是很高，但假如您掌
握著數十件、數百件，甚至是上千件的專利申請案時，數據肯定可以在專利申請決策中扮
演關鍵角色。

Sylvia：從製造業的角度來看，運用大量的生產數據分析來優化生產線並提高產品質量，
似乎已經是一件稀鬆平常的事。這樣的思維應該也能轉用至專利申請及專利組合管理的領
域來落實。其實在我加入之前，Google在某種程度上也以數據作為指標進行申請決策，例
如參考申請案件的歷史數據，來決定是否要提出訴願，但我認為過往更依賴著外部律師的
經驗法則！相較以往，如今的Google提高採納數據分析的比例，使用著各式各樣的數據來
支持做出最佳專利申請決策，包括每件專利申請案的審查意見(Office Action)數量、
PatentAdvisor™的ETA™（Examiner Time Allocation）指標及內部建立的評估指標等。



運用ETA™（Examiner Time Allocation）指標支持專利申請決策

Chris：要知道，並非所有的審查委員都有相同的核准率！如果能在專利申請過程之中，
儘早地知道所屬申請案之審查委員的核准率是高還是低，這樣的數據肯定很有幫助。ETA
™指標透過演算法分析過往審查數據來客觀地衡量審查委員的行為，不僅對核准率進行分
析，數據的來源更涵蓋申請中的案件及審查委員的年資。簡單來說，就是幫助我們了解美
國專利申請案件所分派到的審查委員是效率高、或是效率低下。間接說明了該申請案可能
花費公司較少、或較多的成本與資源。

Sylvia：確實！我曾經在美國專利與商標局工作過，深知每位審查委員都有其獨特性，因
而形塑出審查方式的多樣性，但其實透過數據分析可以將他們大致歸類為幾個類型，ETA
™指標便是相當不錯的指標，可用來歸類具有特定行為的審查委員。

Sylvia：具體而言，使用ETA™指標可以讓申請人知道如何調整申請策略，當某位審查委
員在統計上平均花費較長於審查程序的情況下，則可能需要做好長期抗戰的準備，無論是
時間上或成本上的思考，或者是，需要當下立斷地更改申請策略考慮替代方案來縮短申請
流程，藉以快速地取得核准並省下大筆金錢。舉例來說，當我的申請案已經收到了第三次
審查意見通知，而該申請案之審查委員的ETA™指標是3.5，則我會傾向繼續往下進行申復
，另一種情況是，當該申請案之審查委員的ETA™指標是2.0，那麼我就會考慮不再往下作
申復，而是去綜合思考該申請案的商業價值，並選擇是否提出訴願或放棄，提出延續申請
案也是另一種作法。

Chris：如同Sylvia的說明與例示，ETA™指標用較過往精準的方式，預測自身申請案之審
查委員的審查行為，來讓申請人作出更好的判斷。當你遇到通常在發出一至兩次審查意見
通知之後便作出最終決定的審查委員時，建議申請人必須審慎地看待每一次的申復內容，
藉以避免於非必要的修正要求之下，儘速地取得專利。反之，面對那些核駁率大於核准率
的審查委員，太多的往來只會徒耗時間與成本，卻絲毫沒有增加專利核准的可能性，這時
你必須採取更積極的作法，例如提出訴願。



專利申請策略應更加多元與彈性

Sylvia：常聽聞企業只將真正有價值的創新技術提出美國專利申請，也因為如此，對於美
國專利申請案的申請策略常有兩個政策：「不考慮放棄的選項」及「申復優先，訴願擺在
最後」。律師事務所必然很樂意聽到這樣的消息，但我認為企業面對專利申請應有更彈性
的多元策略，對於放棄與否也應考慮當初申請該件專利的目的。以Google為例，每位內部
專利顧問都需對自身的專利組合負責，並且結合數據分析、商業目標及外部律師的意見等
多方資訊作綜合考量後，方才對放棄申請案作出最終決定。

Chris：這很有趣。從統計上來看，部份企業確實沒有那麼頻繁地提出訴願。我認為可能
的原因是，這些企業以為每次的訴願申請都會進到訴願委員會進行審理，其實在我擔任專
利律師的15年從業經驗裡，所提出的訴願申請是很少能到達訴願委員會的，然而這些申請
案仍然取得了令人滿意的結果。況且，申請人也可以透過提出繼續審查請求（Request
for Continued Examination，即RCE）來提前終止訴願的程序。換言之，訴願程序應該要
被更有策略地運用，通常來說，ETA™指標分數較高的審查委員不太可能於短時間內核准
專利，申請人最好選擇放棄、提出延續申請案或是訴願來因應。最壞的情況就是，申請人
遇到了這一類的審查委員，卻依舊採取不斷地提出RCE，如此只是徒勞無功。當你握有審
查委員們的歷史數據分析，手上的專利申請策略將變得更加多元。


Sylvia：Google的專利顧問即有效運用數據並戰略性的提出訴願程序，透過審查委員的訴
願歷史數據，可以提前知道訴願是否有效，同時也能了解如何架構訴願階段的論點。所以
話說回來，如果只是重複地提出RCE來延續申請流程，其成本是相當昂貴的，從不把訴願
作為申請策略的思考其實招致更多負面影響！我們發現，在某些案件情況下，提出訴願反
而是節省申請成本的有效方式，如果申請人儘早建議外部專利律師提出訴願，則他們會立
即將該申請案拉高層級，心態上也更加積極面對，其結果就是申請人因此獲得更大的效益
。



除了善用數據指標，也要和外部律師良性溝通

Sylvia：其實無論專利申請案最終的結果是核准或放棄，我想申請人最在意的還是可掌控
的時間與金錢，而不是漫無終點的投入。以下三個重要要素，是我認為每位申請人需要去
衡量的：申復的費用、取得最終結果的時間、核准的可能性！舉例來說，如果您的創新技
術可以維持著20年的價值，當然值得投入更多的時間與金錢，然而，如果該技術僅有5年
的價值期間，那麼實在沒有必要耗費4年在專利申請上。至於如何衡量這些要素，除了可
以過往審查歷史數據作為參考外，與外部律師的合作也是必要，有趣的是，外部律師和審
查委員一樣也存在著多樣性，雙方需要積極的互動與溝通。


Sylvia：這些外部律師經常和不同的審查委員進行互動，因而獲得了許多實務經驗。但務
必切記，並非所有的外部律師都能盡到他的本分，這時你必須主動向他提出反饋，甚至是
向他的直屬主管或事務所合夥人報告。為了確保專利的品質及申請流程的效率，哪怕只是
某件申請案或某位律師的問題，最好都能攜手所屬事務所一起解決，如此也能避免同樣的
問題重複發生。Google與許多外部律師事務所維繫著長期合作關係，我們願意花時間一起
改善他們的內部程序，我們也追蹤這些合作夥伴的成效，並以每年兩次的頻率進行完整評
估，包括主觀、客觀、定量與定向等構面。簡單來說，就如同生產線般不斷地除錯進而精
進效率與品質，而這也正是專利運營的本質。

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